典型案例
沃尼爾・朗伯有限責(zé)任公司與中華人民共和國國家識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)等發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛案
【裁判摘要】
一、化學(xué)領(lǐng)域產(chǎn)品發(fā)明的專利說明書中應(yīng)當(dāng)記載化學(xué)產(chǎn)品的確認(rèn)、制備和用途。
二、化學(xué)領(lǐng)域產(chǎn)品發(fā)明技術(shù)方案的再現(xiàn)與是否解決了技術(shù)問題、產(chǎn)生了技術(shù)效果的評價(jià)之間，存在著先后順序上的邏輯關(guān)系，應(yīng)首先確認(rèn)本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書公開的內(nèi)容是否能夠?qū)崿F(xiàn)該技術(shù)方案，然后再確認(rèn)是否解決了技術(shù)問題、產(chǎn)生了技術(shù)效果。
三、在申請日后提交的用于證明說明書充分公開的實(shí)驗(yàn)性證據(jù)，如果可以證明以本領(lǐng)域技術(shù)人員在申請日前的知識水平和認(rèn)知能力，通過說明書公開的內(nèi)容可以實(shí)現(xiàn)該發(fā)明，那么該實(shí)驗(yàn)性證據(jù)應(yīng)當(dāng)予以考慮，不能僅僅因?yàn)樵撟C據(jù)是申請日后提交而不予接受。
最高人民法院行政判決書
(2014）行提字第8號
再審申請人（一審被告、二審被上訴人）中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)。住所地：中華人民共和國北京市海淀區(qū)北四環(huán)西路9號銀谷大廈10-12層。
法定代表人：葛樹，該委員會(huì)副主任。
委托代理人：王曉東，該委員會(huì)審查員。
委托代理人：潘駿，該委員會(huì)審查員。
再審申請人（一審第三人）北京嘉林藥業(yè)股份有限公司。住所地：中華人民共和 國北京市朝陽區(qū)東直門外大山子酒仙橋路 2號。
法定代表人：張湧，該公司董事長。
委托代理人：黃澤雄，男，漢族，1957年 2月7日出生，北京邦信陽專利商標(biāo)代理有限公司專利代理人，住中華人民共和國北京市海淀區(qū)馬甸冠城南園10樓14層。
委托代理人：樊耀峰，男，漢族，1979年 11月16日出生，北京邦信陽專利商標(biāo)代理有限公司職員，住中華人民共和國北京市海淀區(qū)西土城路6號。
被申請人（一審原告、二審上訴人）沃尼爾・朗伯有限責(zé)任公司（WARNER-LAM- BERT COMPANY LLC)。住所地：美利堅(jiān)合眾國紐約州紐約東42街235號(235E.42nd ST,New York,NY 10017,U.S.A.）。
法定代表人：J・邁克爾・迪克森，該公司法律顧問。
委托代理人：龍傳紅，男，漢族，1969年 5月2日出生，中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所專利代理人，住中華人民共和國北京市海淀區(qū)。
委托代理人：林森，男，1969年9月15 日出生，中國專利代理（香港）有限責(zé)任公司專利代理人。
一審第三人：張楚，男，漢族，1956年9 月3日出生，住中華人民共和國北京市海淀區(qū)。
委托代理人：繆仁康，北京市大嘉律師事務(wù)所律師。
再審申請人中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)（以下簡稱專利復(fù)審委員會(huì)）、北京嘉林藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱嘉林公司）因與被申請人沃尼爾・朗伯有限責(zé)任公司（以下簡稱沃尼爾・朗伯公司）、一審第三人張楚發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛一案，不服北京市高級人民法院作出的（2010)高行終字第1489號行政判決，向本院申請?jiān)賹�。本院�?013年12月 11日作出（2013）知行字第16號行政裁定，提審本案。本院依法組成合議庭，于2014 年10月20日公開開庭審理了本案。專利復(fù)審委員會(huì)的委托代理人王曉東、潘駿，嘉林公司的委托代理人黃澤雄、樊耀峰，沃尼爾・朗伯公司的委托代理人龍傳紅、林森，張楚的委托代理人繆仁康到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市第一中級人民法院一審查明：
1996年7月8日，沃尼爾・朗伯公司申請了名稱為“結(jié)晶〔R-(R* , R*)〕-2-(4-氟苯基)-β，δ-二羥基-5-(1-甲基乙基)-3-苯基-4-〔(苯氨基)羰基〕-1H-吡咯-1-庚酸半鈣鹽”發(fā)明專利（即本專利）,2002年7月 10日獲得授權(quán)，專利號為96195564.3，本專利優(yōu)先權(quán)日為1995年7月17日。
本專利權(quán)利要求為：1．含1-8摩爾水的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物，其特征在于，有以下研磨2分鐘后測量的根據(jù)2θ、d-面間距和大于20％的相對強(qiáng)度表示的X-射線粉末衍射圖，使用Cukα射線測量：
2θ d研磨2分鐘樣品的相對強(qiáng)度（>20%)
9.150 9.6565 42.60
9.470 9.3311 41.94
10.266 8.6098 55.67
10.560 8.3705 29.33
11.853 7.4601 41.74
12.195 7.2518 24.62
17.075 5.1887 60.12
19.485 4.5520 73.59
21.626 4.1059 100.00
21.960 4.0442 49.44
22.748 3.9059 45.85
23.335 3.8088 44.72
23.734 3.7457 63.04
24.438 3.6394 21.10
28.915 3.0853 23.42
29.234 3.0524 23.36
2．權(quán)利要求1的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物，其特征在于，有以下固態(tài)13C核磁共振譜，其中化學(xué)位移以ppm表示：
規(guī)定（7KHz） 化學(xué)位移
C12或C25 182.8
C12或C25 178.4
C16 166.7(寬）和159.3
芳族碳
C2-C5,C13-Cl8,C19-C24,C27-C32 137.0
134.9
131.1
129.5
127.6
123.5
120.9
118.2
113.8
C8,C10 73.1
70.5
68.1
64.9
亞甲基碳
C6,C7,C9,C11 47.4
41.9
40.2
C33 26.4
25.2
C34 21.3
3．根據(jù)權(quán)利要求1的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物，其中I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物為三水合物。4一種片劑形式的藥物組合物，它含有與至少一種藥物上可以接受的賦形劑、稀釋劑或載體混合的權(quán)利要求1-3任一要求的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物。5一種膠囊形式的藥物組合物，它含有與至少一種藥物上可以接受的賦形劑、稀釋劑或載體混合的權(quán)利要求1-3任一要求的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物。6. 種粉劑形式的藥物組合物，它含有與至少一種藥物上可以接受的賦形劑、稀釋劑或載體混合的權(quán)利要求1-3任一要求的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物。7一種錠劑形式的藥物組合物，它含有與至少一種藥物上可以接受的賦形劑、稀釋劑或載體混合的權(quán)利要求1-3任一要求的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物。8一種栓劑形式的藥物組合物，它含有與至少一種藥物上可以接受的賦形劑、稀釋劑或載體混合的權(quán)利要求1-3 任一要求的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物。 9一種滯留灌腸劑形式的藥物組合物，它含有與至少一種藥物上可以接受的賦形劑、稀釋劑或載體混合的權(quán)利要求1-3任一要求的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物。10. 一種制備含1-8摩爾水的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物的方法，該法包括：步驟(a）用鈣鹽處理R-(R* , R*)〕-2-(4-氟苯基)-β，δ-二羥基-5-(1-甲基乙基)-3-苯基-4-〔(苯氨基)羰基〕-1H-吡咯-1-庚酸的堿性鹽水溶液；以及步驟（b)分離I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物。11．根據(jù)權(quán)利要求10的方法，其中步驟（a)將I型結(jié)晶阿托伐他汀的晶種在用鈣鹽處理〔R-(R* , R*)〕-2-(4-氟苯基)-β，δ-二羥基-5-(1-甲基乙基)-3-苯基-4-〔(苯氨基)羰基〕-1H-吡咯-1-庚酸的堿性鹽水溶液過程中或過程后加人。 12．根據(jù)權(quán)利要求10的方法，其中步驟（a) 水溶液含有羥基共溶劑和甲基叔丁基醚。 13．根據(jù)權(quán)利要求12的方法，其中步驟(a) 羥基共溶劑為甲醇。14．根據(jù)權(quán)利要求10 的方法，其中步驟(a)鈣鹽為乙酸鈣。15．根據(jù)權(quán)利要求10的方法，其中步驟(b) I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物進(jìn)一步干燥。16. 根據(jù)權(quán)利要求15的方法，其中步驟(h) I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物在減壓下進(jìn)一步干燥。17．根據(jù)權(quán)利要求10的方法，其中步驟 (a)堿性鹽選自堿金屬鹽、銨鹽和胺鹽。 18．根據(jù)權(quán)利要求17的方法，其中步驟(a) 堿性鹽為鈉鹽。19．根據(jù)權(quán)利要求10的方法，其中使用2摩爾堿性鹽比1摩爾鈣鹽。20．一種制備1-8摩爾水的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物的方法，該法包括：步驟（a)將無定形阿托伐他汀和I型結(jié)晶阿托伐他汀的混合物懸浮在含有共溶劑的水中；以及步驟(b)分離I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物。21．根據(jù)權(quán)利要求20的方法，其中步驟 (a)共溶劑選自甲醇、乙醇、2-丙醇和丙酮。22．根據(jù)權(quán)利要求21的方法，其中步驟 (a)共溶劑為甲醇。23．根據(jù)權(quán)利要求20的方法，其中步驟(b) I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物進(jìn)一步干燥。24．根據(jù)權(quán)利要求23的方法，其中步驟（b) I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物在減壓下進(jìn)一步干燥。
本專利說明書第15頁載明：“本發(fā)明的 I型、II型、IV型結(jié)晶阿托伐他汀可以無水形式以及水合形式存在。通常，水合形式與非水合形式是等價(jià)的，包括在本發(fā)明的范圍內(nèi)。I型結(jié)晶阿托伐他汀含有約1至8 摩爾水。優(yōu)選的是，I型結(jié)晶阿托伐他汀含有3摩爾水。”“本發(fā)明提供了制備I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物的方法，該方法包括一種制備I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物的方法，該法包括：步驟(a)，用鈣鹽處理結(jié)晶〔R-(R* , R*)〕-2-(4-氟苯基)-β，δ-二羥基-5-(1-甲基乙基)-3-苯基-4-〔(苯氨基)羰基〕-1H-吡咯-1-庚酸的堿性鹽水溶液；步驟（b)，分離I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物。””
本專利說明書第17頁載明：“例如，當(dāng)原料為I型結(jié)晶阿托伐他汀時(shí)，可通過將固體溶于甲醇中，隨后使IV型結(jié)晶沉淀來制得所需的IV型結(jié)晶阿托伐他汀�！�
本專利說明書第19頁至20頁載明： “實(shí)施例1,〔R-(R* , R*)〕-2-(4-氟苯基)-β，δ-二羥基-5-(1-甲基乙基)-3-苯基-4-〔(苯氨基)羰基〕-1H-吡咯-1-庚酸半鈣鹽(I型阿托伐他汀)。方法A，在 48-58℃下，將(2R-反)-5-(4-氟苯基)-2-(1-甲基乙基)-N,4-二苯基-1-〔2-(四氫-4-羥基-6-氧代-2H-吡喃-2-基)乙基〕-1H-吡咯-3-羧酰胺（阿托伐他汀內(nèi)脂) (US 5273995)(75公斤）、甲基叔丁基醚（MTBE)(308公斤)和甲醇(190升)的混合物與氫氧化鈉水溶液（5.72公斤氫氧化鈉在950升水中）反應(yīng)40-60分鐘，生成開環(huán)的鈉鹽。冷卻到25-35℃后，廢棄有機(jī)層，用MTBE (230公斤）再次萃取水層。廢棄有機(jī)層，并將MTBE飽和的鈉鹽水溶液加熱到 47-52C。將乙酸鈣半水合物（11.94公斤）溶于水（410升）的溶液在至少30分鐘內(nèi)加到該溶液中，在加人乙酸鈣溶液后不久，用 I型結(jié)晶阿托伐他汀的漿液（1.1公斤阿托伐他汀在11升水和5升甲醇中）給混合物加晶種。然后將混合物在51-57℃下加熱至少 10分鐘，再冷卻到15-40℃。過濾混合物，用水(300升)和甲醇(150升)的溶液，然后用水(450升)洗滌。將固體在60-70℃、真空下干燥3-4天，得到I型結(jié)晶阿托伐他汀 (72.2公斤）。方法B，將無定形阿托伐他汀 (9克）和I型結(jié)晶阿托伐他汀（1克）在約40℃下，在水（170毫升）和甲醇(30毫升）的混合物中攪拌17小時(shí)。過濾混合物，用水洗滌，在70℃、減壓下干燥，得到I型結(jié)晶阿托伐他�。�9.7克）�！�
本專利說明書第20頁至第21頁載明： “實(shí)施例3,〔R-(R* , R*)〕-2-(4-氟苯基)-β，δ-二羥基-5-(1-甲基乙基)-3-苯基-4-〔(苯氨基)羰基〕-1H-吡咯-1-庚酸半鈣鹽(IV型阿托伐他�。┰�50-55℃下，將 （2R-反)-5-（4-氟苯基）-2- (1-甲基乙基）-N,4-二苯基-1-〔2-（四氫-4-羥基-6-氧代-2H-吡喃-2-基）乙基〕-1H-吡咯-3-羧酰胺（阿托伐他汀內(nèi)脂) (US 5273995) (US 5273995)(12公斤）、 MTBE(50公斤）和甲醇(30升）的混合物與氫氧化鈉水溶液（(1.83公斤氫氧化鈉于150升水中）反應(yīng)30-45分鐘，生成開環(huán)的鈉鹽。冷至20-25℃后，廢棄有機(jī)層，并用MTBE (37公斤）再次萃取水層。廢棄水層，并將鈉鹽的水溶液加熱到70-80℃，并用蒸餾法除去殘留的MTBE。然后將溶液冷至60-70℃。將乙酸鈣半水合物 (1.91公斤)溶于水/甲醇(72升水＋16升甲醇）中的溶液加到該溶液中。在乙酸鈣溶液加人后不久，用I型結(jié)晶阿托伐他汀（180克）給混合物加晶種。將混合物在65-75℃下加熱至少5 分鐘，然后冷至50-55℃。過濾混合物，并在55-65℃下漿化在甲醇（約200升）中，然后冷至25-30℃并過濾。將固體在 66-70℃、真空下干燥，得到IV型結(jié)晶阿托伐他�。ǚ蛛x出約3公斤）。”
嘉林公司作為無效請求人之一，就本專利權(quán)效力向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提起無效請求，其中包括如下理由：1．本專利權(quán)利要求保護(hù)含1-8摩爾水的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物，其中包括8種I型結(jié)晶，但是說明書沒有驗(yàn)證這8種I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物具有相同的XPRD和13CNMR; 2．無論基于說明書的一般性公開還是基于實(shí)施例的公開，本領(lǐng)域技術(shù)人員都難以制備得到含1-8摩爾水的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物。
2009年6月17日，專利復(fù)審委員會(huì)針對嘉林公司對本專利所提出的無效宣告請求，作出第13582號無效宣告請求審查決定（以下簡稱第13582號決定），其中認(rèn)定如下：《中華人民共和國專利法》（以下簡稱專利法）第二十六條第三款規(guī)定：說明書應(yīng)當(dāng)對發(fā)明作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)。對于化學(xué)產(chǎn)品發(fā)明而言，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)是指，本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書中公開的內(nèi)容就能夠確認(rèn)并制備得到所述化學(xué)產(chǎn)品，同時(shí)能實(shí)現(xiàn)其一種或多種用途和/或達(dá)到相應(yīng)的使用效果。具體而言，當(dāng)所述化學(xué)產(chǎn)品為化合物晶體時(shí)，一方面，說明書中不僅應(yīng)當(dāng)說明所述化合物晶體的物質(zhì)組成和晶體結(jié)構(gòu)，而且應(yīng)當(dāng)記載能夠證明所述晶體的物質(zhì)組成和微觀結(jié)構(gòu)的相應(yīng)的物理化學(xué)參數(shù)（如定性或定量數(shù)據(jù)和譜圖）；另一方面，說明書中還應(yīng)當(dāng)記載所述化合物晶體的至少一種制備方法，使本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)嵤�。反之，若本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書公開的制備方法不能確認(rèn)所述化合物晶體的物質(zhì)組成或者微觀結(jié)構(gòu)，或者依據(jù)說明書公開的制備方法不能確信是否能夠得到所述化合物晶體，則說明書對于所述化合物晶體的公開未達(dá)到本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)的程度。
就本案而言，權(quán)利要求1-3要求保護(hù)一種含1-8摩爾水的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物，其通過兩種表征方式對所述結(jié)晶水合物進(jìn)行了定義：一是組成，即，含1-8摩爾（或3摩爾）水的阿托伐他汀水合物；二是表征其微觀結(jié)構(gòu)的XPRD和13CNMR數(shù)據(jù)。嘉林公司認(rèn)為，說明書中未充分公開本專利權(quán)利要求中含1-8摩爾水的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物。理由在于：權(quán)利要求保護(hù)含1-8摩爾水的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物，其中包括8種I型結(jié)晶，但說明書沒有驗(yàn)證這8種I型結(jié)晶水合物具有相同的 XPRD和13CNMR數(shù)據(jù)；無論基于說明書的一般性公開還是基于實(shí)施例公開，本領(lǐng)域技術(shù)人員都難以制備得到含有1-8摩爾水的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物。對此，沃尼爾・朗伯公司認(rèn)為，說明書公開了本專利含1-8摩爾水的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物的結(jié)構(gòu)及其解析數(shù)據(jù)，也公開了其制備方法、制備實(shí)施例及其有益效果。反證9, 1982年的公開出版物證明，水合物晶體中的水可以以結(jié)晶水的形式存在，也可以不以結(jié)晶水的形式存在。本專利屬于后者，因此，本專利符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定。
雙方當(dāng)事人主要爭議點(diǎn)在于，一是含有不同摩爾水的同一化合物的水合物，其 XPRD和13CNMR是否相同。二是根據(jù)本專利說明書公開的內(nèi)容是否能夠確認(rèn)并制備得到所述含1-8摩爾水的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物。關(guān)于爭議點(diǎn)一，嘉林公司認(rèn)為，含有不同結(jié)晶水的結(jié)晶水合物必然具有不同的XPRD，而沃尼爾・朗伯公司以反證9為據(jù)，主張水合物中，水可以以結(jié)晶水存在，也可以不以結(jié)晶水形式存在。專利復(fù)審委員會(huì)查明，反證9中譯文第1-3行公開了以下內(nèi)容：“與咖啡因、茶葉堿和琉基嘿嶺的行為不同，溶劑化與非溶劑化的晶體形式的頭孢來星（15）和頭孢氨芐(16)的 X射線粉末衍射圖幾乎是完全相同的（Pfeiffer等人，1970年）。”也就是說，反證9證實(shí)，對于頭孢來星、頭孢氨芐而言，溶劑化與非溶劑化的晶體會(huì)具有幾乎完全相同的 XPRD，但對于咖啡因、茶葉堿和巰基嘌呤來說并非如此。由此可見，一方面，本領(lǐng)域中，并非所有物質(zhì)的水合物中的水都會(huì)在晶胞中占位而產(chǎn)生不同的XPRD;另一方面，對于某種物質(zhì)來說，其水合物中的水到底會(huì)不會(huì)占位，水的存在或者含水量的多少是否會(huì)影響其XPRD，在本領(lǐng)域中并沒有統(tǒng)一的教導(dǎo)。關(guān)于爭議點(diǎn)二，專利復(fù)審委員會(huì)查明，對于本專利保護(hù)的1-8摩爾水的 I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物，說明書公開了如下相關(guān)內(nèi)容：說明書第2頁最后一段至第4頁第8行、第9頁表1、第12頁表4公開了I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物XPRD和 13CNMR數(shù)據(jù)。說明書第15頁第15-19行提到：本專利的I型結(jié)晶阿托伐他汀可以以無水形式以及水合形式存在。通常，水合形式與非水合形式是等價(jià)的，包括在本專利的范圍內(nèi)。I型結(jié)晶阿托伐他汀含有約 1至8摩爾水，優(yōu)選3摩爾水。說明書第15 頁第20行至第16頁給出了制備I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物的一般性方法，說明書第19-20頁實(shí)施例1的方法A描述了以鈉鹽水溶液為原料，通過加人乙酸鈣水溶液和I型結(jié)晶的晶種進(jìn)行處理制備I型結(jié)晶的方法。方法B描述了以無定形溶液和I 型結(jié)晶阿托伐他汀混合物為原料制備I型結(jié)晶的方法。以上可知，1．沃尼爾・朗伯公司關(guān)于阿托伐他汀水合形式與非水合形式等價(jià)問題僅限于其陳述。也即，其主張了水的存在不會(huì)影響到晶體的XPRD，卻沒有提供任何證據(jù)加以證明。根據(jù)前述查明情況，對于某種物質(zhì)來說，其水合物的水到底會(huì)不會(huì)占位，水的存在或者含水量的多寡是否會(huì)影響其XPRD，在本領(lǐng)域中沒有統(tǒng)一教導(dǎo)。本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)其常識無法預(yù)期到阿托伐他汀到底屬于“水不占位，不影響晶體的XPRD”的物質(zhì)，還是屬于“水會(huì)占位，會(huì)影響晶體的XPRD”的物質(zhì)。在此情況下，說明書中應(yīng)當(dāng)提供充分的證據(jù)證明對于含有不同摩爾數(shù)水的阿托伐他汀水合物來說其是否具有相同的XPRD。在說明書中僅有聲稱型的結(jié)論，沒有相應(yīng)證據(jù)的情況下，本領(lǐng)域技術(shù)人員無法確信含1-8摩爾水的阿托伐他汀水合物具有相同的 XPRDO 2．權(quán)利要求1-3保護(hù)的結(jié)晶產(chǎn)品是通過其組成（阿托伐他汀，水含量）和微觀結(jié)構(gòu)（XPHD和13CNMR）共同定義的，水含量是其產(chǎn)品組成中必不可少的一部分，但是，說明書中僅聲稱其水含量為1-8摩爾，優(yōu)選3摩爾，但沒有提供任何定性或定量的數(shù)據(jù)證明其得到的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物中確實(shí)包含1-8摩爾（優(yōu)選3摩爾）水，即使是最具體的實(shí)施例1也沒有對產(chǎn)品中的水含量進(jìn)行測定；而且，從其制備方法的步驟，以及用于表征產(chǎn)品晶型的XPRD和 13CNMR數(shù)據(jù)及譜圖中也無法確切地推知其產(chǎn)品中必然含有水，更無法推知其中的水含量為1-8摩爾（或3摩爾）。因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書公開的內(nèi)容無法確認(rèn)權(quán)利要求中保護(hù)的產(chǎn)品。3．就含1-8摩爾水的阿托伐他汀水合物的制備而言，說明書公開了其一般性的制備方法，即，包括步驟（a)，用鈣鹽處理結(jié)晶〔R-(R* , R*)〕-2-(4-氟苯基)-β，δ-二羥基-5-(1-甲基乙基)-3-苯基-4-〔(苯氨基)羰基〕-1H-吡咯-1-庚酸的堿性鹽水溶液；步驟(b)，分離 I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物。然而，比較本專利實(shí)施例I的方法A和實(shí)施例3可見，二者均包含步驟(a)和(b)，但是，前者得到含有1-8摩爾水的I型結(jié)晶，而后者卻得到 W型結(jié)晶，因此，僅由該一般方法無法確切地得到含1-8摩爾水的阿托伐他汀水合物。說明書第16頁對所述一般性方法進(jìn)行了細(xì)化，并在實(shí)施例1的方法A中給出了具體的方案，但是，由于實(shí)施例1中僅聲稱其得到了I型結(jié)晶阿托伐他汀，未檢測其產(chǎn)品的水含量，因此，由該實(shí)施例1無法確信所述方法是否必然會(huì)得到含1-8摩爾水的阿托伐他汀水合物。因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員無論是根據(jù)說明書給出的一般性方法，還是根據(jù)具體實(shí)施例，均無法確信如何才能受控地制備得到本專利保護(hù)的含1-8摩爾水（優(yōu)選3摩爾）的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物。綜上，專利復(fù)審委員會(huì)認(rèn)為，說明書對權(quán)利要求1-3中保護(hù)的結(jié)晶產(chǎn)品的公開，未達(dá)到本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)的程度，不符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定。在此基礎(chǔ)上，保護(hù)包含權(quán)利要求1-3所含1-8摩爾水的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物的藥物組合物的權(quán)利要求4-9、保護(hù)權(quán)利要求1-3所述含1-8摩爾水的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物的制備方法的權(quán)利要求 10-24也不符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定。
沃尼爾・朗伯公司認(rèn)為通常實(shí)施例是優(yōu)選實(shí)施方案，因此，實(shí)施例1的方法A中得到的產(chǎn)品水含量應(yīng)為3摩爾。對此，專利復(fù)審委員會(huì)認(rèn)為此仍為沃尼爾・朗伯公司缺少證據(jù)證明的主張。
綜上，專利復(fù)審委員會(huì)宣告本專利全部無效。
沃尼爾・朗伯公司不服該決定，向北京市第一中級人民法院提起訴訟，請求撤銷專利復(fù)審委員會(huì)作出的第13582號決定。
北京市第一中級人民法院認(rèn)為本案爭議問題在于：
1．本專利含有不同摩爾水的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物，其XPRD是否相同。
沃尼爾・朗伯公司認(rèn)可對于某種物質(zhì)來說，其水合物中的水到底會(huì)不會(huì)占位，水的存在或者含水量的多少是否會(huì)影響其 XPRD，在本領(lǐng)域中并沒有統(tǒng)一的教導(dǎo)。沃尼爾・朗伯公司提出本專利說明書第15頁載明，本專利的I型、II型、IV型結(jié)晶阿托伐他汀可以無水形式以及水合形式存在。通常，水合形式與非水合形式是等價(jià)的。該記載表明本專利的結(jié)晶水不會(huì)影響晶體的XPRD。專利復(fù)審委員會(huì)認(rèn)為說明書該記載僅為聲稱，缺乏證據(jù)來證明該結(jié)論，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員無法確信含1-8摩爾水的阿托伐他汀水合物具有相同的XPRD。嘉林公司認(rèn)為說明書中“通常，水合形式與非水合形式是等價(jià)的”缺乏證據(jù)的證明。嘉林公司及張楚均與專利復(fù)審委員會(huì)意見相同。
2．根據(jù)本專利說明書公開的內(nèi)容是否能夠確認(rèn)得到的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物中含有1-8摩爾水。
沃尼爾・朗伯公司認(rèn)可說明書中未測定得到的I型結(jié)晶阿托伐他汀含有多少水，也認(rèn)可通過說明書公開的圖譜本身不能確定對應(yīng)的化合物水的含量。但沃尼爾・朗伯公司提出，確認(rèn)產(chǎn)品中含水的摩爾數(shù)是容易的。因?yàn)闇y定化合物含水的方法是本領(lǐng)域公知常識，例如費(fèi)休氏水分測定法。專利復(fù)審委員會(huì)認(rèn)為即使測定水分的方法本身是公知的，但由于其測定的樣品是不確定的，因此其主張的公知常識理由與本案無關(guān)。嘉林公司認(rèn)為費(fèi)休氏水分測定法只能測定總水分含量并不能測定水合物中結(jié)晶水量，即無法通過該方法確定實(shí)施例1中得到的I型結(jié)晶阿托伐他汀的含水量。
3．根據(jù)本專利說明書公開的內(nèi)容是否能夠制備含有1-8摩爾水的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物。
沃尼爾・朗伯公司提出：本專利說明書公開了一個(gè)制備本專利I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物的實(shí)施例，即實(shí)施例1方法A。雖然實(shí)施例1方法A沒有明確其所得到的產(chǎn)品中含有3摩爾水，但說明書第15頁載明“I型結(jié)晶阿托伐他汀含有約1-8摩爾水。優(yōu)選的是，I型結(jié)晶阿托伐他汀含有3摩爾水�！奔磧�(yōu)選方案為含有3摩爾水的I型結(jié)晶阿托伐他汀，本專利在1996年申請時(shí)適用的是1993年版《中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則》（以下簡稱專利法實(shí)施細(xì)則），該細(xì)則第18條第1款第8項(xiàng)規(guī)定“詳細(xì)描述申請人認(rèn)為實(shí)現(xiàn)發(fā)明或者實(shí)用新型的最好方式，在適當(dāng)?shù)那闆r下，應(yīng)當(dāng)舉例說明；有附圖的，應(yīng)當(dāng)對照附圖�！逼渲小皯�(yīng)當(dāng)舉例說明”，屬于強(qiáng)制性規(guī)范，由此推知本專利說明書中實(shí)施例1方法A系對應(yīng)于說明書第15頁記載的含3摩爾水的優(yōu)選方案，也即是否含水，含幾個(gè)水的方案已被實(shí)質(zhì)性公開。專利復(fù)審委員會(huì)予以反對，其認(rèn)為，首先，本案應(yīng)適用2001年版專利法實(shí)施細(xì)則。其次，“應(yīng)當(dāng)舉例說明”一語并非強(qiáng)制性規(guī)范，而是倡導(dǎo)性規(guī)范，原因在于即使未按該規(guī)定書寫說明書，其專利也不會(huì)因此被駁回，或被宣告無效。所以不存在實(shí)施例1定對應(yīng)于優(yōu)選方案的邏輯，也不能由此確定本專利說明書實(shí)施例1方法A中得到的產(chǎn)品就是優(yōu)選方案中所稱的含3摩爾水的產(chǎn)品。
沃尼爾・朗伯公司還提出：說明書第17 頁中已經(jīng)明確說明“當(dāng)原料為I型結(jié)晶阿托伐他汀時(shí)，可通過將固體溶于甲醇中，隨后使IV型結(jié)晶沉淀來制得所需的IV型結(jié)晶阿托伐他汀”。說明書的實(shí)施例3中，先通過與實(shí)施例1相同的方法獲得了I型結(jié)晶阿托伐他汀，隨后用甲醇進(jìn)行晶型轉(zhuǎn)換，最后 得到IV型結(jié)晶。因此第13582號決定中認(rèn)定的“所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員無論根據(jù)說明書給出的一般性方法，還是根據(jù)具體實(shí)施例，均無法確信如何才能受控地制備得到本專利保護(hù)的含1-8摩爾水（優(yōu)選3摩爾）的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物”的事實(shí)沒有依據(jù)。專利復(fù)審委員會(huì)堅(jiān)持第13582 號決定的第25頁最后一段至第26頁第一段的意見。
北京市第一中級人民法院一審認(rèn)為：本專利權(quán)利要求1-3保護(hù)含1-8摩爾水的I 型結(jié)晶阿托伐他汀水合物，該水合物通過水的組成和微觀結(jié)構(gòu)共同定義。首先，就水合物的微觀結(jié)構(gòu)方面，含1-8摩爾水的I 型結(jié)晶阿托伐他汀水合物是否具有相同的 XPRD，由于現(xiàn)有技術(shù)并無統(tǒng)一教導(dǎo)，而說明書中又僅有聲稱性結(jié)論“通常，水合形式與非水合形式是等價(jià)的”，缺乏實(shí)驗(yàn)予以證實(shí)。因此就目前的證據(jù)而言，不能認(rèn)為含 1-8摩爾水的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物具有相同的XPRD。其次，根據(jù)說明書的記述情況，所述I型結(jié)晶阿托伐他汀是否含水并不確定，用“費(fèi)休氏水測定法”測定得到“總含量水”，包括可能是結(jié)晶水和／或多種形式的非結(jié)晶水之和，無法確定確系與化合物分子結(jié)合的比較穩(wěn)定的結(jié)晶水，I型結(jié)晶阿托伐他汀是否含有1-8摩爾水仍不得而知。同時(shí)，就化合物確認(rèn)方面而言，說明書未對得到的化學(xué)產(chǎn)品的組成之一水的含量進(jìn)行確認(rèn)，無論測定化合物含水量的方法是否在申請日前已經(jīng)公知，都不能改變說明書應(yīng)當(dāng)公開而未予公開的事實(shí)。最后，關(guān)于化合物制備方面，可從具體實(shí)施例和一般性方法兩個(gè)方面看。其一、從實(shí)施例1 方法A看，屬于與權(quán)利要求1-3對應(yīng)的唯一具體制‘備方法，該方法中未檢測其產(chǎn)品含水量，即無法確信實(shí)施該方法能夠制備得到含1-8摩爾水的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物。同時(shí)無論是1993年版還是2001年版專利法實(shí)施細(xì)則，其第18條的規(guī)定均屬于倡導(dǎo)性規(guī)范，而非強(qiáng)制性規(guī)范，即使未按該項(xiàng)規(guī)定撰寫說明書并不因此導(dǎo)致本專利被駁回或被宣告無效，該項(xiàng)規(guī)定不是用以判定一項(xiàng)專利是否應(yīng)予駁回或被宣告無效的法律依據(jù)。沃尼爾・朗伯公司關(guān)于設(shè)定優(yōu)選方案必定對應(yīng)于其實(shí)施例1方法A，并推導(dǎo)得出含有3摩爾水的技術(shù)方案已被公開的主張不能成立，其理由是：1．該設(shè)定與推論缺乏事實(shí)依據(jù)和法律依據(jù)，不能令人信服。2．該設(shè)定與推論違背邏輯常理，根據(jù)說明書的記述情況，以實(shí)施例1方法A獲得的I型結(jié)晶阿托伐他汀沒有明確是否含水，以及含幾摩爾水等問題，該問題尚處于不確定狀態(tài)，由此不能唯一導(dǎo)出用實(shí)施例1方法A獲得的就是優(yōu)選含有3摩爾水的I型結(jié)晶阿托伐他汀的結(jié)論。3．上述主張的提出者系沃尼爾・朗伯公司，且對沃尼爾・朗伯公司有利，理當(dāng)由沃尼爾・朗伯公司承擔(dān)舉證證明責(zé)任。沃尼爾・朗伯公司提出應(yīng)由專利復(fù)審委員會(huì)舉證證明不含3摩爾水的事實(shí)違背證明規(guī)則。其二、沃尼爾・朗伯公司主張的“實(shí)施例3中的IV型結(jié)晶阿托伐他汀是先用與實(shí)施例1方法A相同的方法得到I型結(jié)晶，隨后通過將這一I型結(jié)晶于甲醇中進(jìn)行晶型轉(zhuǎn)變，獲得了IV型結(jié)晶”缺乏事實(shí)依據(jù)。
綜上所述，本專利說明書既未對得到的化合物的含水量進(jìn)行確認(rèn)，也未對含1-8 摩爾水的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物具有相同的XPRD進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證，因此說明書對權(quán)利要求1-3中保護(hù)的結(jié)晶產(chǎn)品的公開，未達(dá)到本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)的程度，不符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定。在此基礎(chǔ)上，保護(hù)包含權(quán)利要求1-3所含1-8 摩爾水的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物的藥物組合物的權(quán)利要求4-9、保護(hù)權(quán)利要求1-3所述含1-8摩爾水的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物的制備方法的權(quán)利要求10-24 也不符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定。北京市第一中級人民法院依照《中華人民共和國行政訴訟法》第五十四條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，判決：維持第13582號決定。
沃尼爾・朗伯公司不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴稱：（一）二審提交的由天津大學(xué)化工學(xué)院龔俊波副教授完成的《阿托伐他汀鈣結(jié)晶的制備與鑒定實(shí)驗(yàn)報(bào)告》，可以證明能制備得到權(quán)利要求 3保護(hù)的I型結(jié)晶阿托伐他汀三水合物。（二）一審判決及第13582號決定在判斷公開充分時(shí)，均沒有從本發(fā)明要解決的技術(shù)問題出發(fā)，造成認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。1．審查指南第二部分第十章第3.1節(jié)規(guī)定：要求保護(hù)的發(fā)明為化學(xué)產(chǎn)品本身的，說明書應(yīng)當(dāng)記載化學(xué)產(chǎn)品的確認(rèn)、化學(xué)產(chǎn)品的制備以及化學(xué)產(chǎn)品的用途；對于化合物發(fā)明，說明書中應(yīng)當(dāng)說明該化合物的化學(xué)名稱及結(jié)構(gòu)式或者分子式……；并應(yīng)當(dāng)記載與發(fā)明要解決的技術(shù)問題相關(guān)的化學(xué)、物理性能參數(shù)，使要求保護(hù)的化合物能被清楚地確認(rèn)。因此，只要說明書提供了“與發(fā)明要解決的技術(shù)問題相關(guān)”的化學(xué)、物理性能參數(shù)，即滿足了化學(xué)領(lǐng)域的公開充分。2．本專利說明書明確指出本發(fā)明要解決的技術(shù)問題是：本發(fā)明涉及新型的結(jié)晶形式阿托伐他汀。本專利權(quán)利要求3保護(hù)的是具有權(quán)利要求1 所述XPRD的I型結(jié)晶阿托伐他汀三水合物。作為本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)理解權(quán)利要求3所保護(hù)的I型結(jié)晶阿托伐他汀中所含的水分（3摩爾水），不是發(fā)明人在制備I型結(jié)晶之前預(yù)先設(shè)想的，而是在制備得到該 I型結(jié)晶后通過分析測試才確定的。換言之，無論制備得到的該I型結(jié)晶阿托伐他汀中是否含有水分或其他溶劑，都不會(huì)影響發(fā)明人制備得到要解決的技術(shù)問題的技術(shù)方案I型結(jié)晶阿托伐他汀的結(jié)果。因此，一審判決和第13582號決定都錯(cuò)誤的、不適當(dāng)?shù)乜紤]了結(jié)晶阿托伐他汀的含水量，并得出了本發(fā)明公開不充分的錯(cuò)誤結(jié)論。（三）關(guān)于權(quán)利要求3保護(hù)的I型結(jié)晶阿托伐他汀三水合物的確認(rèn)。1．專利復(fù)審委員會(huì)在第13582號決定中對“化合物產(chǎn)品的確認(rèn)”提出了比審查指南更苛刻的要求。審查指南并沒有提出“化學(xué)產(chǎn)品發(fā)明的結(jié)構(gòu)和組成都必須借助試驗(yàn)數(shù)據(jù)來證明”，為實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的有利于“大規(guī)模生產(chǎn)中的過濾和干燥”的目的，發(fā)明人只需要制備結(jié)晶就可以了。專利復(fù)審委員會(huì)要求說明書必須以數(shù)據(jù)、圖譜或根據(jù)制備步驟嚴(yán)格證明發(fā)明人所得到的I型結(jié)晶阿托伐他汀是含 3摩爾水的三水化合物超出審查指南對化合物確認(rèn)的要求。2．本專利說明書對權(quán)利要求3保護(hù)的I型結(jié)晶阿托伐他汀三水合物的公開滿足了審查指南對化合物產(chǎn)品確認(rèn)的要求。（四）關(guān)于權(quán)利要求3保護(hù)的I型結(jié)晶阿托伐他汀三水合物的制備。1．專利復(fù)審委員會(huì)第13582號決定及一審判決沒有認(rèn)定實(shí)施例1的方法A和實(shí)施例3之間的實(shí)質(zhì)性區(qū)別，導(dǎo)致事實(shí)認(rèn)定錯(cuò)誤。2．專利復(fù)審委員會(huì)第13582號決定對“化合物產(chǎn)品的制備”提出了比審查指南的規(guī)定更苛刻的要求。3．本專利說明書對于權(quán)利要求 3保護(hù)的I型結(jié)晶阿托伐他汀三水合物的公開滿足了審查指南關(guān)于化合物產(chǎn)品制備的規(guī)定。（五）專利復(fù)審委員會(huì)第13582號決定把“說明書中應(yīng)當(dāng)提供證據(jù)證明對于含有1-8摩爾水的結(jié)晶阿托伐他汀水合物都具有相同的XPRD”作為滿足專利法第二十六條第三款充分公開的要求在法律上適用是錯(cuò)誤的。
專利復(fù)審委員會(huì)、嘉林公司及張楚服從一審判決。
北京市高級人民法院二審查明：一審法院查明事實(shí)清楚，對此予以確認(rèn)。在二審法院審理過程中，沃尼爾・朗伯公司提交了天津大學(xué)完成的《阿托伐他汀鈣結(jié)晶的制備與鑒定實(shí)驗(yàn)報(bào)告》（以下簡稱天津大學(xué)實(shí)驗(yàn)報(bào)告），用以說明本領(lǐng)域技術(shù)人員可以根據(jù)說明書的記載實(shí)現(xiàn)本發(fā)明。該報(bào)告的完成人為龔俊波副教授，完成時(shí)間為2011 年10月20日，完成單位為天津大學(xué)化工學(xué)院。龔俊波副教授出庭接受了詢問。龔俊波副教授在接受詢問時(shí)稱：通過重復(fù)本專利實(shí)施例1的方法A制備出I型結(jié)晶阿托伐他汀，從全譜對照可以表明其是什么晶型；本實(shí)驗(yàn)未對I型結(jié)晶阿托伐他汀的含水量進(jìn)行測定；該實(shí)驗(yàn)大概含有3.3摩爾水，但對其具體存在形式還需要進(jìn)一步的實(shí)驗(yàn)等。
二審法院另查明：本專利說明書第1頁載明：本發(fā)明涉及新型的結(jié)晶形式阿托伐他汀。第2頁載明：上述美國專利中的方法公開了無定型阿托伐他汀，它不適合大規(guī)模生產(chǎn)中的過濾和干燥；我們現(xiàn)在吃驚地和意想不到地發(fā)現(xiàn)，阿托伐他汀可以結(jié)晶形式來制備，因此，本發(fā)明提供稱為I型新型結(jié)晶形式的阿托伐他汀。I型阿托伐他汀由比以前的無定型的產(chǎn)品更小的顆粒和更均勻的粒度分布的阿托伐他汀組成，它具有更有利于過濾和干燥的特性。此外， I型阿托伐他汀比無定型產(chǎn)品更純和更穩(wěn)定。
針對本專利，張楚于2007年8月8日向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出無效宣告請求，其理由是本專利權(quán)利要求1-3 . 10-24不具備新穎性，權(quán)利要求1-9不具備創(chuàng)造性。專利復(fù)審委員會(huì)受理了張楚提出的無效宣告請求，并與嘉林公司提出的無效宣告請求合并進(jìn)行審理。
北京市高級人民法院二審認(rèn)為：根據(jù)專利法第二十六條第三款、審查指南第二部分第二章第2.1節(jié)、第二部分第十章第3.1 節(jié)、第二部分第二章2.2.4節(jié)以及第二部分第四章3.2.1.1節(jié)的相關(guān)規(guī)定，判斷一項(xiàng)發(fā)明是否滿足關(guān)于公開充分的要求，應(yīng)包括確定該發(fā)明要解決的技術(shù)問題。本案中，本專利說明書載明；本發(fā)明涉及新型的結(jié)晶形式阿托伐他汀；在公開的美國專利中公開了無定形阿托伐他汀不適合大規(guī)模生產(chǎn)中的過濾和干燥；本發(fā)明提供稱為I型新型結(jié)晶形式的阿托伐他汀，I型阿托伐他汀由比以前的無定型的產(chǎn)品更小的顆粒和更均勻的粒度分布的阿托伐他汀組成，它具有更有利于過濾和干燥的特性。I型阿托伐他汀比無定型產(chǎn)品更純和更穩(wěn)定。因此，本發(fā)明要解決的技術(shù)問題是要獲得阿托伐他汀的結(jié)晶形式，具體是I型結(jié)晶阿托伐他汀，用以克服“無定形阿托伐他汀不適合大規(guī)模生產(chǎn)中的過濾和干燥”的技術(shù)問題。
專利復(fù)審委員會(huì)在第13582號決定中認(rèn)為“水含量是其產(chǎn)品組成中必不可少的一部分”并以說明書中沒有提供任何定性或定量的數(shù)據(jù)證明得到的I型結(jié)晶確實(shí)包含1-8摩爾（優(yōu)選3摩爾）水為由，得出專利說明書沒有滿足充分公開要求的結(jié)論。但是，由于專利復(fù)審委員會(huì)并沒有確定本發(fā)明要解決的技術(shù)問題，也沒有明確哪些參數(shù)是“與要解決的技術(shù)問題相關(guān)的化學(xué)物理性能參數(shù)”。因此，專利復(fù)審委員會(huì)在未對本發(fā)明要解決的技術(shù)問題進(jìn)行整體考慮的情況下，作出本專利公開不充分、本專利權(quán)利要求3不符合專利法第二十六條第三款規(guī)定的相關(guān)認(rèn)定顯屬不當(dāng)。沃尼爾・朗伯公司的相關(guān)上訴理由成立，對此予以支持。
綜上，一審法院關(guān)于本專利權(quán)利要求3 不符合專利法第二十六條第三款規(guī)定的相關(guān)認(rèn)定有誤，二審法院予以糾正。依據(jù)《中華人民共和國行政訴訟法》第六十一條第（三）項(xiàng)，最高人民法院《關(guān)于執(zhí)行＜中華人民共和國行政訴訟法＞若干問題的解釋》第七十條之規(guī)定，二審法院判決：一、撤銷 (2009)一中知行初字第2710號行政判決；二、撤銷第13582號決定；三、由專利復(fù)審委員會(huì)重新就涉案專利作出無效審查決定。一、二審案件受理費(fèi)各人民幣100元，均由專利復(fù)審委員會(huì)負(fù)擔(dān)。
專利復(fù)審委員會(huì)不服上述二審判決，向本院申請?jiān)賹彿Q：
（一）二審判決對于專利法第二十六條第三款的理解與判斷方式有誤，導(dǎo)致結(jié)論錯(cuò)誤。1．對專利法第二十六條第三款所稱 “發(fā)明”的理解有誤，導(dǎo)致判斷客體的認(rèn)識錯(cuò)誤。首先，根據(jù)專利法第二條的規(guī)定，專利法第二十六條第三款指向的客體，應(yīng)當(dāng)是作為公示其權(quán)利范圍的權(quán)利要求的技術(shù)方案。二審判決在分析本專利是否符合專利法第二十六條第三款規(guī)定時(shí)，并沒有分析本專利權(quán)利要求的技術(shù)方案是什么。其次，二審判決實(shí)際是以“I型結(jié)晶阿托伐他汀”作為本案所述的發(fā)明客體，而這與本專利權(quán)利要求1-3中“含1-8摩爾（優(yōu)選3摩爾）水的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物”存在顯著差異。2．二審判決對專利法第二十六條第三款所稱“清楚、完整”的理解有誤。本專利權(quán)利要求1-3的文字部分已經(jīng)清楚地表明了其保護(hù)的主題為含有特定量水的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物，其中水含量的確認(rèn)對于明確理解和實(shí)現(xiàn)本專利而言是不可缺少的技術(shù)內(nèi)容之一。本領(lǐng)域技術(shù)人員并不能從現(xiàn)有技術(shù)中直接得到權(quán)利要求1-3 所定義的水含量范圍內(nèi)的產(chǎn)品均會(huì)具有如其所定義的XPRD數(shù)據(jù)的結(jié)論，專利權(quán)人負(fù)有在說明書中對其進(jìn)行清楚、完整說明的義務(wù)。此外，化合物充分公開的首要條件應(yīng)當(dāng)是本領(lǐng)域技術(shù)人員在說明書公開內(nèi)容的基礎(chǔ)上能夠明晰其結(jié)構(gòu)，并確認(rèn)該結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的存在，這是專利法第二十六條第三款所述清楚、完整規(guī)定在化合物發(fā)明中的直接要求。然而，本專利僅于說明書中聲稱“I型結(jié)晶阿托伐他汀含有約1至8摩爾水，優(yōu)選的是，I型阿托伐他汀含有3摩爾水”，除此之外并未測定并記載實(shí)施例所獲產(chǎn)品的水含量。因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員據(jù)此并不能確認(rèn)本專利在申請日之前確實(shí)已經(jīng)獲得了權(quán)利要求所保護(hù)的具有特定水含量的產(chǎn)品。3．二審判決對審查指南所述 “解決其技術(shù)問題”的理解有誤，導(dǎo)致判斷邏輯和方法錯(cuò)誤。實(shí)現(xiàn)發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，解決其技術(shù)問題，并且產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果三者是存在嚴(yán)密的內(nèi)在邏輯的。首先，討論某技術(shù)方案能否解決其技術(shù)問題，必然以確定該技術(shù)方案是什么為前提。其次，某發(fā)明是否解決了其技術(shù)問題固然跟該發(fā)明技術(shù)方案采用的技術(shù)手段所能達(dá)到的客觀效果相關(guān)，但通過技術(shù)方案來解決發(fā)明聲稱要解決的技術(shù)問題，其隱含的前提必須是確實(shí)已經(jīng)獲得并且能夠?qū)崿F(xiàn)這樣的技術(shù)方案。可以說，化學(xué)產(chǎn)品的確認(rèn)和制備是“解決其技術(shù)問題”的最低層次要求。在制備和確認(rèn)層面不滿足充分公開要求的情形下，第13582號決定也無需進(jìn)一步討論效果層面的技術(shù)問題是否得以解決。綜上，二審判決在有關(guān)專利法第二十六條第三款的理解，以及判斷的客體、邏輯順序和方式方法方面存在錯(cuò)誤，導(dǎo)致得出錯(cuò)誤的結(jié)論。
（二）關(guān)于含水量測定數(shù)據(jù)的地位。1. 含水量并不是直接表征權(quán)利要求1-3產(chǎn)品性質(zhì)與功能的性能參數(shù)，作為水合物中的產(chǎn)品要素，其是產(chǎn)品的組成和結(jié)構(gòu)特征。因此含水量測定數(shù)據(jù)作為證明產(chǎn)品實(shí)際存在狀態(tài)的證據(jù)，屬于產(chǎn)品確認(rèn)中必不可少的重要內(nèi)容。2．權(quán)利要求1-3定義的結(jié)晶水合物在不同的水含量下顯示相同的
XPRD，說明書聲稱，對于阿托伐他汀而言，水合形式與非水合形式等價(jià)，即水的存在不影響晶體的XPRD。然而，本領(lǐng)域?qū)τ谔囟ɑ衔锏乃衔锒�，其中水屬于進(jìn)入晶格的占位水還是不進(jìn)入晶格的通道水并沒有統(tǒng)一的教導(dǎo)。因此，對于阿托伐他汀這種特定的化合物，以及對于I型結(jié)晶這種特定的晶型而言，在沒有現(xiàn)有技術(shù)可以參考，且說明書也未給出任何合乎邏輯的理論分析進(jìn)行闡釋的情形下，其水合物屬于哪種類型，本領(lǐng)域技術(shù)人員根本無從判斷，即本領(lǐng)域技術(shù)人員無法確認(rèn)權(quán)利要求1-3 的技術(shù)方案是否實(shí)際存在并且能夠?qū)崿F(xiàn)。專利權(quán)人既然在說明書中提出了水合形式與非水合形式等價(jià)的主張并且在權(quán)利要求中要求保護(hù)水含量可在特定的1-8摩爾范圍內(nèi)變化但產(chǎn)品XPRD數(shù)據(jù)不變的技術(shù)方案，則應(yīng)當(dāng)對其主張承擔(dān)相應(yīng)的舉證責(zé)任，并承擔(dān)舉證不能的不利后果。3．確認(rèn)權(quán)利要求1-3產(chǎn)品中的結(jié)合水屬于占位水還是通道水，以及具體的水含量，對于分析和確定發(fā)明效果層面的技術(shù)問題是否能夠得以解決也是至關(guān)重要的。本領(lǐng)域技術(shù)人員知曉，對于目的在于制藥用途的某種活性成分的特定形式而言，若其本身不滿足最終制成藥品的定量及穩(wěn)定性要求而難以在藥物制劑中運(yùn)用，那么討論該形式在制備過程中是否利于過濾和干燥是沒有意義的。具體到本專利，對于結(jié)晶水合物中水的存在形式，進(jìn)人晶格的占位水，由于晶格本身的穩(wěn)定性，應(yīng)當(dāng)是相對穩(wěn)定的。然而，通道水合物對于制備過程中可能變化的環(huán)境條件耐受程度較低，從而影響到藥物制劑制備過程中活性成分的準(zhǔn)確定量。因此，在本專利說明書未證明權(quán)利要求1-3產(chǎn)品所屬類型，且未對其是否真正能夠最終用于制備藥物作出清楚、完整說明的情形下，本領(lǐng)域技術(shù)人員無法判斷權(quán)利要求1-3的產(chǎn)品是否能夠?qū)崿F(xiàn)用于制備藥物制劑這一根本目的。
（三）關(guān)于本案的社會(huì)影響。本專利在歐洲、日本和美國都有同族專利，這些同族專利在授權(quán)之后一直紛爭不斷。其中，歐洲和日本的同族專利已經(jīng)被撤銷或無效。此外，本案結(jié)論涉及重大國家經(jīng)濟(jì)利益和公共健康，并對我國目前有關(guān)醫(yī)藥領(lǐng)域?qū)＠ǖ诙鶙l第三款的審查標(biāo)準(zhǔn)的把握與運(yùn)用具有很強(qiáng)的指導(dǎo)意義，案件輻射效應(yīng)巨大。
綜上，專利復(fù)審委員會(huì)請求本院依法再審并撤銷二審判決，維持第13582號決定。
嘉林公司不服上述二審判決，向本院申請?jiān)賹彿Q：
（一）二審判決認(rèn)定事實(shí)和適用法律存在錯(cuò)誤。1．在判斷發(fā)明是否能夠解決技術(shù)問題之前，必須要考慮說明書是否清楚完整地說明了發(fā)明是什么、在技術(shù)上是否能夠?qū)崿F(xiàn)的問題。本案各方當(dāng)事人的爭議焦點(diǎn)在于本專利權(quán)利要求所限定的產(chǎn)品的確認(rèn)及其可獲得性，而二審判決根本未對這一問題發(fā)表任何意見，而徑直要求專利復(fù)審委員會(huì)分析哪些“化學(xué)物理性能參數(shù)”與解決“過濾和干燥”的技術(shù)問題相關(guān)，再從權(quán)利要求限定的多個(gè)必要技術(shù)特征中僅挑選出滿足“過濾和干燥”需要的那些化學(xué)物理性能參數(shù)，并進(jìn)而判斷這些所需的化學(xué)物理性能參數(shù)是否得到清楚、完整的說明，其作法明顯不當(dāng)。2．二審判決對“發(fā)明”的認(rèn)定錯(cuò)誤。本專利權(quán)利要求1所限定產(chǎn)品中的水是其必要組成成分，而X射線粉末衍射數(shù)據(jù)特征則從另一角度表征了該產(chǎn)品的晶型結(jié)構(gòu)，兩者都是權(quán)利要求的必要技術(shù)特征，都需要在說明書中給予清楚、完整的說明。3．二審判決對“要解決的技術(shù)問題”認(rèn)定錯(cuò)誤。就本專利權(quán)利要求1-3所限定的產(chǎn)品發(fā)明而言，結(jié)合說明書的內(nèi)容，滿足嚴(yán)格藥物要求和規(guī)格配方、具有更好制造和存儲(chǔ)穩(wěn)定性屬于其首要且必須要解決的技術(shù)問題，而不僅限于獲取一般意義上晶體相對于無定形而言具有的普遍共性―便于過濾及干燥。4．對于晶型發(fā)明而言，其必然要解決的技術(shù)問題是發(fā)明產(chǎn)物水含量穩(wěn)定和儲(chǔ)存穩(wěn)定，以便于配藥定量，滿足藥物制劑對規(guī)格配方的嚴(yán)格要求。因此，含水量及其存在形式不僅僅是在字面上屬于本專利權(quán)利要求1-3技術(shù)方案的技術(shù)特征，而且還是與其技術(shù)方案要解決的技術(shù)問題直接、必然相關(guān)的不可忽略的必要技術(shù)特征之一。所以，從發(fā)明所要解決的技術(shù)問題的角度，在確定發(fā)明是什么，以及發(fā)明所要解決的技術(shù)問題的過程中，也不應(yīng)忽略水含量及其形態(tài)特征。
（二）本專利說明書公開不充分，不符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定。1．本專利說明書未公開能夠用于確認(rèn)產(chǎn)品中含水量及穩(wěn)定存在形式的測定數(shù)據(jù)或圖譜。含水量及穩(wěn)定存在形式是本專利權(quán)利要求 1-3定義的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物中與發(fā)明所要解決的技術(shù)問題直接相關(guān)的必要技術(shù)特征，它是產(chǎn)品的組成和晶體結(jié)構(gòu)要素之一。因此，提供含水量及穩(wěn)定存在形式測定數(shù)據(jù)屬于產(chǎn)品確認(rèn)中必不可少的重要內(nèi)容，是與權(quán)利要求1-3所主張的保護(hù)范圍相適應(yīng)的、專利權(quán)人所應(yīng)盡的基本公開義務(wù)。本領(lǐng)域技術(shù)人員在本專利說明書所公開內(nèi)容的基礎(chǔ)上，并不能清楚地確認(rèn)本專利實(shí)際獲得了權(quán)利要求1-3所保護(hù)的、具有特定水含量和存在形式的晶體產(chǎn)品，更無法進(jìn)一步確定其中所述的水是否會(huì)對技術(shù)問題的解決造成影響，以及造成多大的影響。此外，在現(xiàn)有技術(shù)沒有教導(dǎo)，且說明書也未給出任何合乎邏輯的理論分析的情形下，本領(lǐng)域技術(shù)人員根本無法確認(rèn)權(quán)利要求1-3記載的同一套衍射特征是否真實(shí)地代表了有不同水含量的I型結(jié)晶阿托伐他汀的衍射特征。2．本領(lǐng)域技術(shù)人員在說明書公開內(nèi)容的基礎(chǔ)上，并不能制備得到權(quán)利要求1-3所保護(hù)的產(chǎn)品。首先，本領(lǐng)域技術(shù)人員無法實(shí)施本專利說明書實(shí)施例1 的內(nèi)容。實(shí)施例1中，無論方法A還是方法 B中都使用了I型結(jié)晶阿托伐他汀晶種，但本專利說明書并未提供獲得所述晶種的實(shí)施方式，也未說明所述晶種的來源。因此在無法獲得晶種的情形下，本領(lǐng)域技術(shù)人員并不能重現(xiàn)實(shí)施例1的操作方案。其次，根據(jù)本專利說明書的一般性描述，本領(lǐng)域技術(shù)人員無法確認(rèn)在不加晶種的情形下必然能夠獲得權(quán)利要求1-3所限定的產(chǎn)品。
綜上，嘉林公司請求本院依法再審本案，并判決撤銷二審判決，維持第13582號決定。
沃尼爾・朗伯公司提交意見稱：（一）關(guān)于本發(fā)明要解決的技術(shù)問題和說明書充分公開的關(guān)系。判斷一件化合物專利是否滿足專利法第二十六條第三款關(guān)于公開充分的要求，確定發(fā)明要解決的技術(shù)問題是基礎(chǔ)和關(guān)鍵，首先應(yīng)當(dāng)從現(xiàn)有技術(shù)出發(fā)了解發(fā)明希望解決的技術(shù)問題是什么，然后才能判斷對于發(fā)明要解決的技術(shù)問題而言，哪些信息是必不可少的，是說明書應(yīng)當(dāng)充分公開的，而哪些信息與發(fā)明要解決的技術(shù)問題無關(guān)，因此不必在說明書中詳細(xì)描述。本發(fā)明要解決的技術(shù)問題是“獲得I型結(jié)晶形式的阿托伐他汀”，用以克服“無定形阿托伐他汀不適合大規(guī)模生產(chǎn)中的過濾和干燥”的不利性質(zhì)。第13582號決定中沒有考慮“本發(fā)明解決的技術(shù)問題”這一基礎(chǔ)和關(guān)鍵問題，也沒有考慮哪些參數(shù)是“與要解決的技術(shù)問題相關(guān)的化學(xué)物理性能參數(shù)”，錯(cuò)誤地考慮和討論I型結(jié)晶阿托伐他汀的水含量，最終得出了本發(fā)明公開不充分的錯(cuò)誤結(jié)論。二審判決對復(fù)審委的上述錯(cuò)誤進(jìn)行糾正，認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，應(yīng)當(dāng)予以維持。（二）本專利說明書對權(quán)利要求1-3的技術(shù)方案的公開滿足了專利法和審查指南規(guī)定的“能夠?qū)崿F(xiàn)”的要求。本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)本專利說明書的教導(dǎo)，并結(jié)合其掌握的本領(lǐng)域一般知識和技能，能夠很容易地從說明書實(shí)施例公開的反應(yīng)條件范圍內(nèi)選擇具體的反應(yīng)條件，至多經(jīng)過少許嘗試和對這些條件的合理調(diào)整，就可以獲得含有1-8摩爾水（優(yōu)選3摩爾水）的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物。（三）關(guān)于I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物中水含量的確認(rèn)。首先，本專利說明書的公開滿足了審查指南關(guān)于化合物確認(rèn)的兩個(gè)層次的要求，專利復(fù)審委員會(huì)要求本專利說明書必須以實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)證明晶體的水含量，并且以原始實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、圖譜或根據(jù)制備步驟嚴(yán)格證明發(fā)明人所得到的I型結(jié)晶阿托伐他汀含有1-8摩爾水，優(yōu)選含有3摩爾水，這些要求超出了審查指南的規(guī)定，缺乏依據(jù)。其次，雖然本專利說明書實(shí)施例中沒有記載所獲得的I型結(jié)晶阿托伐他汀的水含量，但是本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀本專利權(quán)利要求書和說明書的整體內(nèi)容之后，能夠理解并相信專利權(quán)人在申請日前已經(jīng)制備得到了I型結(jié)晶阿托伐他汀三水合物。對于說明書第15頁倒數(shù)第4段中明確記載的“I型阿托伐他汀含有約1-8摩爾水。優(yōu)選的是，I型阿托伐他汀含有3摩爾水”，本領(lǐng)域技術(shù)人員會(huì)理解，水含量并非是在制備得到結(jié)晶形式的阿托伐他汀之前預(yù)先設(shè)想的，而必然是在制備得到該I型結(jié)晶后才測量得到的，即發(fā)明人對所獲得的I型結(jié)晶阿托伐他汀進(jìn)行了水含量測定，而這里記載的水含量就是根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)概括得出的結(jié)果。（四）本專利權(quán)利要求限定的“I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物”中的“水”應(yīng)被理解為廣義的結(jié)晶水，可以包括占位水和通道水。在本專利的優(yōu)先權(quán)日之前，本領(lǐng)域技術(shù)人員就熟知通道水合物具有在獲得或失去一定量的水的同時(shí)保持相同的晶體結(jié)構(gòu)的性質(zhì)。由于本專利說明書中已經(jīng)明確記載了I型結(jié)晶阿托伐他汀的特征：即其具有區(qū)別于無定形阿托伐他汀和本專利中的其他阿托伐他汀晶型的標(biāo)志性XPRD特征峰并且含有約1至8摩爾水，且優(yōu)選3摩爾水，本領(lǐng)域技術(shù)人員據(jù)此能夠意識到，本專利這種被稱為“I型結(jié)晶”的新型晶體應(yīng)該是一種通道水合物，即其中的水含量可在一定范圍內(nèi)變化而不導(dǎo)致該晶體的XPRD特征峰發(fā)生改變。此外，含有1-8摩爾水的I 型結(jié)晶阿托伐他汀水合物是否都具有相同的XPRD，不屬于說明書充分公開的問題，而屬于權(quán)利要求是否得到說明書支持的問題。（五）關(guān)于本案的社會(huì)影響。本案雖然涉及銷量全球領(lǐng)先的藥品，但是藥品的銷量和本專利說明書是否滿足充分公開的要求無關(guān)，專利復(fù)審委員會(huì)在再審程序中強(qiáng)調(diào)這個(gè)理由缺乏法律依據(jù)。綜上，沃尼爾・朗伯公司認(rèn)為二審判決認(rèn)定事實(shí)清楚、適用法律正確，請求本院依法駁回兩再審申請人的再審申請。
第三人張楚陳述意見稱：同意本案兩再審申請人的意見。
沃尼爾・朗伯公司在二審程序中提交了天津大學(xué)實(shí)驗(yàn)報(bào)告，該報(bào)告涉及兩項(xiàng)實(shí)驗(yàn)。1．根據(jù)本專利實(shí)施例1方法A制備阿托伐他汀鈣I型結(jié)晶三水合物；2．根據(jù)本專利說明書第16頁第6到14行的記載未使用晶種的情況下制備阿托伐他汀鈣I型結(jié)晶三水合物。兩項(xiàng)實(shí)驗(yàn)的結(jié)論均制備出了阿托伐他汀鈣I型結(jié)晶三水合物。嘉林公司在再審開庭時(shí)認(rèn)為沃尼爾・朗伯公司在二審開庭時(shí)才提交該證據(jù)，在毫無準(zhǔn)備的情況下，其未對報(bào)告完成人龔俊波副教授進(jìn)行充分的質(zhì)詢。為進(jìn)一步查清事實(shí)，經(jīng)當(dāng)事人同意，本院安排嘉林公司對龔俊波副教授進(jìn)行了書面質(zhì)詢，龔俊波副教授進(jìn)行了書面回復(fù)。專利復(fù)審委員會(huì)和嘉林公 司對該份證據(jù)的主要質(zhì)證意見為：1．報(bào)告完成單位天津大學(xué)化工學(xué)院和完成人龔俊波副教授不具有技術(shù)和法律同一性鑒定的主體資格。2．該證據(jù)屬于行政訴訟程序不應(yīng)考慮的新證據(jù)。3．該證據(jù)實(shí)驗(yàn)1部分采用加入晶種的方案，而本專利并未披露晶種來源及其獲得方法；該份證據(jù)實(shí)驗(yàn)中對于結(jié)晶關(guān)鍵步驟的操作條件的選擇已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出本專利說明書給予本領(lǐng)域技術(shù)人員的教導(dǎo)。涉案專利實(shí)施例1方法A在加入晶種之后，記載為“將混合物在51-57℃下加熱至少10分鐘，再冷卻到15-40℃”。天津大學(xué)實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)1相應(yīng)的加熱時(shí)間為 “17小時(shí)”，與“至少10分鐘”根本不在同一數(shù)量級。并且，本專利并沒有說明從 51-57℃冷卻到15-40℃需要特別的控制，按照本領(lǐng)域技術(shù)人員的一般理解，即應(yīng)當(dāng)為靜置冷卻或自然冷卻。然而，天津大學(xué)實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)1從53℃左右冷卻到室溫卻用了長達(dá)10個(gè)小時(shí)，這顯然是采用了特別控制手段的特殊冷卻方式，時(shí)間也大大地延長。天津大學(xué)實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)2中將混合物在52-57℃“攪拌過夜”（一般理解為 12-17小時(shí)），漿液從52-57℃冷卻到室溫用了長達(dá)10小時(shí)。如上所述，這與本專利說明書實(shí)施例1方法A中記載的“至少10分鐘”和“冷卻”同樣相去甚遠(yuǎn)。4．該份證據(jù)的實(shí)驗(yàn)2部分不能證明其獲得了本專利權(quán)利要求3所限定的I型結(jié)晶阿托伐他汀鈣三水合物。
在本院再審審查的過程中，嘉林公司提交了北京國威知識產(chǎn)權(quán)司法鑒定中心出具的《司法鑒定意見書》（北京國威「2013] 知司鑒字第11號，以下簡稱司法鑒定意見書），以證明本專利公開不充分，按照本專利說明書公開的反應(yīng)結(jié)晶實(shí)驗(yàn)方案不能得到含1-8摩爾水的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物；沃尼爾・朗伯公司二審提交的天津大學(xué)實(shí)驗(yàn)報(bào)告中實(shí)驗(yàn)2的方案超出了本專利說明書公開的范圍，且實(shí)驗(yàn)2的產(chǎn)物與本專利所述的含1-8摩爾水的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物不同。在本院再審申請審查的聽證程序中，鑒定人員和檢測人員均出庭發(fā)表意見并接受了各方當(dāng)事人的質(zhì)詢。沃尼爾・朗伯公司對該份司法鑒定意見書的主要質(zhì)證意見為：1．司法鑒定意見書不滿足行政訴訟法及相關(guān)司法解釋對提交證據(jù)的相關(guān)規(guī)定，不應(yīng)當(dāng)予以考慮。2．司法鑒定意見書的鑒定事項(xiàng)在第13582號決定中并不涉及，與本案沒有關(guān)聯(lián)性，不應(yīng)當(dāng)予以考慮。3．司法鑒定意見書的鑒定實(shí)驗(yàn)方案設(shè)計(jì)違背本領(lǐng)域技術(shù)人員常識，不應(yīng)被采信。(1)鑒定事項(xiàng)中反應(yīng)結(jié)晶實(shí)驗(yàn)方案的設(shè)計(jì)違背本領(lǐng)域的常識。對于反應(yīng)結(jié)晶的時(shí)間，司法鑒定意見書僅僅參考本專利說明書實(shí)施例1的方法A中的“加熱至少10分鐘”的內(nèi)容，就斷定“根據(jù)常識可以認(rèn)定加熱時(shí)間為大于10分鐘，一般不超過1小時(shí)，因此，確定加熱時(shí)間為15分鐘一60分鐘”; 對于冷卻方式，司法鑒定意見書為“采用自然冷卻法給混合物降溫”，理由是“說明書對于冷卻沒有特別指明，本領(lǐng)域技術(shù)人員默認(rèn)為是自然冷卻”。但是，鑒定人在此并沒有站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度，忽略了本專利說明書實(shí)施例1的方法A是一個(gè)反應(yīng)物總量超過1300升的大規(guī)模的工業(yè)方法，而鑒定人進(jìn)行的是在以上工業(yè)規(guī)模的基礎(chǔ)上縮小1萬倍以后的反應(yīng)物總量約125 毫升的小規(guī)模試驗(yàn)這一重要的區(qū)別。由于規(guī)模的區(qū)別，即使兩個(gè)實(shí)驗(yàn)都采用“自然冷卻”的降溫方式，本領(lǐng)域技術(shù)人員也能想到其降溫速度會(huì)相差巨大。而對于從溶液中結(jié)晶制備化合物品體的方法而言，降溫速度是能否成功制備化合物結(jié)晶的一個(gè)重要因素。此外，根據(jù)本專利說明書第16頁第2 段第7行對反應(yīng)結(jié)品法的一般性教導(dǎo)，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠知道，反應(yīng)結(jié)晶法的晶化步驟優(yōu)選在升溫下進(jìn)行，如約45-60℃，優(yōu)選47-52℃下進(jìn)行。按照鑒定人設(shè)計(jì)的實(shí)驗(yàn)方案，反應(yīng)物在40℃以上的高溫，僅維持了不到1小時(shí)的時(shí)間，這樣短的時(shí)間顯然不足以完成晶體的成核和生長。根據(jù)公知常識，本領(lǐng)域技術(shù)人員都知道，為了從溶液中制備形成晶體，通常要對溶液體系進(jìn)行緩慢冷卻和長時(shí)間的等待。可見，鑒定人設(shè)計(jì)的實(shí)驗(yàn)方案，根本沒有模擬本專利實(shí)施例1方法A的溫度曲線，其反應(yīng)物體系的冷卻速度過快、晶體形成過程過短。這樣的操作方法，沒有尊重晶體形成的客觀規(guī)律，因此不能得到I型結(jié)晶阿托伐他汀是很自然的事情。(2)司法鑒定意見書認(rèn)為天津大學(xué)實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)2的實(shí)驗(yàn)產(chǎn)物與本專利權(quán)利要求1所限定的含1-8摩爾水的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物不同，該結(jié)論不應(yīng)予以采信。專利復(fù)審委員會(huì)和張楚對該司法鑒定意見書沒有異議。
嘉林公司在本院再審申請審查程序中還提交了以下證據(jù)：證據(jù)1:《中華人民共和國藥典》節(jié)選，國家藥典委員會(huì)編，2010年版；證據(jù)2:《中國藥品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范》節(jié)選，中國醫(yī)藥科技出版社，2010年版；證據(jù)3:《化工商品檢驗(yàn)手冊》節(jié)選，化學(xué)工業(yè)出版社，1996年版；證據(jù)4:《化工辭典》節(jié)選，化學(xué)工業(yè)出版社，2000年版；證據(jù)5:《實(shí)用藥學(xué)辭典》節(jié)選，天津科學(xué)技術(shù)出版社， 1991年版；證據(jù)6:《化學(xué)辭典》節(jié)選，化學(xué)工業(yè)出版社，2004年版。上述證據(jù)均涉及公知常識，證據(jù)1-3用于證明卡爾-費(fèi)休法不是用于測定結(jié)晶水的專屬方法，其不能區(qū)分結(jié)晶水還是吸附水，區(qū)分結(jié)晶水和吸附水，本領(lǐng)域通常使用熱重分析法；證據(jù)4到6 用于證明三水合物是指含有三個(gè)結(jié)晶水的物質(zhì)。經(jīng)質(zhì)證，專利復(fù)審委員會(huì)、沃尼爾・朗伯公司及張楚對上述證據(jù)的真實(shí)性均無異議。沃尼爾・朗伯公司認(rèn)為上述證據(jù)1到 3出版日期均在本專利優(yōu)先權(quán)日之后，不能用于證明本專利優(yōu)先權(quán)日之前本領(lǐng)域的公知常識。對證據(jù)4到6，沃尼爾・朗伯公司認(rèn)為可以作為公知常識性證據(jù)使用，并認(rèn)可證據(jù)4和6中對結(jié)晶水和水合物的定義，即結(jié)晶水是指晶體水合物組成中的水。以分子形式存在于晶體結(jié)構(gòu)中；水合物是指一種化合物或單質(zhì)和水分子結(jié)合組成的固體物質(zhì)，水分子的組成一定或在一個(gè)范圍內(nèi)變動(dòng)。
在本院再審申請審查及再審程序中，沃尼爾・朗伯公司提交下列證據(jù)：證據(jù)1為二審補(bǔ)充上訴理由，證據(jù)2和3為二審?fù)徆P錄，證據(jù)4為一審中已提交的《中華人民共和國藥典1990年版二部藥典注釋》，化學(xué)工業(yè)出版社，1993年2月。上述四份證據(jù)不屬于新證據(jù)，本院不再組織質(zhì)證。證據(jù)5 為《化學(xué)工程手冊》第2卷，9-108和9-109 頁，化學(xué)工業(yè)出版社，1989年10月；證據(jù)6 為J. W. Mullin著，((Crystallization),Fourth Edition, 392-393頁，2001年版，2004年重印。證據(jù)5-6用于證明本領(lǐng)域技術(shù)人員公知在結(jié)晶過程中，尤其是在不使用晶種的情況下，為了控制最終結(jié)晶的顆粒大小，結(jié)晶的冷卻過程應(yīng)該是緩慢的和受控的，不可能是自然冷卻。證據(jù)7為麻省理工學(xué)院 Allan S. Myerson教授證言及其附件與中文譯文；證據(jù)8為Karen S. Gushurst證言及實(shí)驗(yàn)報(bào)告與中文譯文。證據(jù)7和8通過聘請第三方專家Karen S. Gushurst等進(jìn)行的補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)和Allan S. Myerson教授的解讀，證明本領(lǐng)域技術(shù)人員通過涉案專利說明書記載的內(nèi)容能夠制備得到本專利權(quán)利要求保護(hù)的產(chǎn)品，本專利說明書符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定。證據(jù)9為《化工百科全書》第8卷節(jié)選，化學(xué)工業(yè)出版社，1994年 9月，用于證明嘉林公司司法鑒定意見書中鑒定人設(shè)計(jì)的實(shí)驗(yàn)方案違背本領(lǐng)域的公知常識，沒有模擬本專利實(shí)施例1方法A的降溫曲線。證據(jù)10為美國藥典U5P23 NF18, 1995年；證據(jù)11為美國藥典USP24 NF19, 2000年；證據(jù)12為Harry G. Brittain, X-ray Diffraction III: Pharmaceutical Applications of X一ray Powder Diffraction,Spectroscopy，第 16卷第7期，第14-16、 18頁，2001年7月。證據(jù)10和11通過美國藥典1995版到2000 版的變化說明衍射峰的相對強(qiáng)度對于晶型的鑒別并不重要，證據(jù)12解釋證據(jù)10和11 的美國藥典變化的原因。證據(jù)13為Dana W. Mayo等著，《Microscale Techniques for the Organic Laboratory》,132-133頁，John Wiley & Sons, 1991年；證據(jù)14為Avery Adrian Morton著，《Laboratory Technique in Organic Chemistry》,154-155頁，McGraw-Hill Book Company, 1938年；證據(jù)15為Ar-nold Weissberger編，《Technique of Organic Chemistry》,Volume III,Second Edition,Part I,Separation and Purification,395-397、 478-485和520-521頁，Interscience Publishers, 1956年。證據(jù)13-15證明了結(jié)晶過程通常是一個(gè)緩慢的過程，需要耐心和堅(jiān)持；緩慢冷卻、加晶種和在結(jié)晶容器的內(nèi)壁刮、擦都能誘發(fā)結(jié)晶，這些手段屬于制備結(jié)晶化合物的常規(guī)試驗(yàn)技能。證據(jù)16為 PCT/US96/1 1368號國際申請的國際公開文本，公開號WO 97/03959，為本專利的國際公開文本。證據(jù)17為Stephen R. Byrn著， 《Solid一State Chemistry of Drugs》,169-171和 186-188頁，Academic Press, 1982年；證據(jù) 18為Stephen R. Byrn著，《Solid-State Chemistry of Drugs》,6-11頁，Academic Press, 1982年；證據(jù)19為Ralph R. Pfeiffer 等，Crystal Pseudopolymorphism of Cephalo- glycin and Cephalexin,Journal of Pharmaceu- tical Sciences，第59卷第12期，1809-18 14 頁，1970年12月。證據(jù)17-19說明本領(lǐng)域公知，存在被稱為“晶體假多形”（即通道水合物）的現(xiàn)象，其中的水含量可在一定范圍內(nèi)變化而不導(dǎo)致該晶體的XPRD圖譜發(fā)生改變。證據(jù)20為Anthony R. West著，《Solid State Chemistry and its Applications), 166-167和178-179頁，John Wiley&Sons, 1984年，1990年9月重印，說明在本專利的優(yōu)先權(quán)日之前，本領(lǐng)域技術(shù)人員就已經(jīng)普遍了解XPRD衍射峰的相對強(qiáng)度對于晶型的判斷并不起任何關(guān)鍵作用。證據(jù)21為 George H. Stout等著，《X-ray structure Determination-A Practical Guide),Second Edition,74-75頁，John Wiley&Sons,1989 年，說明嘉林公司司法鑒定意見書的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)不符合本領(lǐng)域的常識。證據(jù)22為呂揚(yáng)等主編，《晶型藥物》,94-98和104- 106頁，人民衛(wèi)生出版社，2009年10月，在該書中介紹了同一化合物的不同水合物晶體具有幾乎相同的XPRD圖譜的現(xiàn)象。證據(jù)23為周公度著，《晶體結(jié)構(gòu)測定》,237-239頁，科學(xué)出版社，1981年1月，用于證明由于XPRD 的強(qiáng)度誤差變化太大，不能作為鑒定晶體結(jié)構(gòu)的主要依據(jù)。
對上述沃尼爾・朗伯公司提交的證據(jù)，專利復(fù)審委員會(huì)對部分證據(jù)質(zhì)證認(rèn)為：證據(jù)11、12公開日晚于本專利申請日和最早優(yōu)先權(quán)日，在判斷本申請是否公開充分時(shí)不應(yīng)考慮。證據(jù)7、8是外籍人士的證人證言及其附件，證人沒有出庭接受質(zhì)證，是單方委托進(jìn)行的實(shí)驗(yàn)，不能單獨(dú)作為定案的依據(jù)。對照本專利說明書，證據(jù)7、8的實(shí)驗(yàn)充實(shí)了很多的技術(shù)細(xì)節(jié)，無法證明本領(lǐng)域技術(shù)人員可以在不使用晶種的情況下獲得結(jié)品。對證據(jù)9，認(rèn)可真實(shí)性，但無法證明通道水不會(huì)影響結(jié)晶結(jié)構(gòu)，反而可以證明結(jié)晶過程的影響因素眾多。對證據(jù)10-12, 認(rèn)可真實(shí)性，但不能證明衍射峰強(qiáng)度對晶體結(jié)構(gòu)的確認(rèn)不重要。對證據(jù)13到15，認(rèn)可真實(shí)性，但無法證明本領(lǐng)域技術(shù)人員通過簡單的刮和擦等步驟即可以在不使用晶種的情況下獲得晶體。證據(jù)16是本專利的國際公開文本，認(rèn)可其真實(shí)性。
對上述沃尼爾・朗伯公司提交的證據(jù)，嘉林公司質(zhì)證認(rèn)為：對證據(jù)5的真實(shí)性認(rèn)可；證據(jù)6為2001年版，在涉案專利申請日之后。證據(jù)5和6內(nèi)容與木案沒有關(guān)聯(lián)性，無法證明本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)本專利說明書所述“冷卻”會(huì)自然理解為是受控冷卻。證據(jù)7-22不屬于行政訴訟法意義上的“新的證據(jù)”。證據(jù)7、8為證人證言和實(shí)驗(yàn)報(bào)告，由于沒有出具報(bào)告日期，也沒有居民身份證復(fù)印件等證明證人身份的文件，更沒有證明其相關(guān)學(xué)術(shù)背景的證明文件，證人和實(shí)驗(yàn)完成人沒有出庭接受質(zhì)詢，Aptuit/ SSCI不具有中華人民共和國認(rèn)可的司法鑒定資質(zhì)，公證認(rèn)證手續(xù)文件存在缺陷，對證據(jù)7和8的真實(shí)性不予認(rèn)可。證據(jù)7關(guān)于 “同一晶型的衍射峰相對強(qiáng)度可以顯著不同”的推論是錯(cuò)誤的。證據(jù)7關(guān)于“無定形固體在漿液中冷卻或保持于最終溫度的過程可以轉(zhuǎn)化為結(jié)晶固體”的推論是錯(cuò)誤的。證據(jù)8的實(shí)驗(yàn)A并非重復(fù)實(shí)施例1方法B，而是與實(shí)施例1方法B存在諸多不同。證據(jù)8的實(shí)驗(yàn)B并非重復(fù)專利說明書第16頁第22-25行的無定形阿托伐他汀的工藝，而是與上述內(nèi)容存在諸多不同。證據(jù)8的實(shí)驗(yàn)C是基于不同溶劑體積的冷卻速率實(shí)驗(yàn)，并不能證明實(shí)施例1方法A需要 10小時(shí)以上自然冷卻。證據(jù)8的實(shí)驗(yàn)D是 1000L反應(yīng)容器RV1O4的冷卻實(shí)驗(yàn)，并不能證明實(shí)施例1方法A需要自然冷卻10小時(shí)以上。證據(jù)8的實(shí)驗(yàn)E并非重復(fù)實(shí)施例1方法A，并且與實(shí)施例1方法A存在諸多不同。證據(jù)9、13-15并不能證明本領(lǐng)域技術(shù)人員不需要付出創(chuàng)造性勞動(dòng)就可以獲得加熱攪拌時(shí)間以及冷卻條件這兩個(gè)對本專利的結(jié)晶過程非常重要的操作參數(shù)；也不能證明本領(lǐng)域技術(shù)人員不需要付出創(chuàng)造性勞動(dòng)就可以獲得本專利的I型結(jié)晶阿托伐他汀的晶種。證據(jù)10-12僅僅表明美國藥典刪除了關(guān)于XPRD衍射峰的相對強(qiáng)度變化至多為20％的規(guī)定，并不能證明對于鑒別晶體種類不需要考慮XPRD衍射峰的相對強(qiáng)度。證據(jù)18復(fù)印件中并沒有顯示國家圖書館的館藏證明，不認(rèn)可其真實(shí)性。證據(jù) 17、18、19提及的“晶體的假多形現(xiàn)象導(dǎo)致脫溶劑化物與溶劑化物具有相似的X射線粉末衍射圖”僅僅是針對特定化合物—頭孢氨芐、頭孢氨星而言得出的推論，該推論并不適用于阿托伐他汀鈣。證據(jù)20已經(jīng)表明，X射線粉末衍射圖的衍射峰強(qiáng)度可以半定量地測量，只是最多允許有20％以內(nèi)的變化。對于同一化合物的不同水合物晶體，這些衍射峰強(qiáng)度的變化是判斷待測樣品究竟屬于幾水合物晶體的重要依據(jù)，這也是申請人自己把衍射峰相對強(qiáng)度作為必要的技術(shù)特征記載在權(quán)利要求1中的原因。證據(jù)21并沒有清楚地描述普通尺寸的實(shí)驗(yàn)室容器究竟是多大。通常的實(shí)驗(yàn)室容器的體積從幾毫升到幾升都是有的。如果不限定具體尺寸，證據(jù)21的表述根本沒有參考價(jià)值。證據(jù)22是呂揚(yáng)教授主編的書籍，其中存在這樣的描述：磷酸氯喹的一水合物和二水合物的理論粉末衍射圖譜相似。該描述針對的是特定的化合物―磷酸氯喹，不能適用于與磷酸氯喹的化學(xué)結(jié)構(gòu)相差很大的阿托伐他汀鈣。證據(jù)23不滿足對證據(jù)真實(shí)性和關(guān)聯(lián)性的要求，請求不予采信。
對上述嘉林公司提交的司法鑒定意見書和證據(jù)1到6及沃尼爾・朗伯公司提交的天津大學(xué)實(shí)驗(yàn)報(bào)告和證據(jù)5到23，本院綜合認(rèn)證如下：
一、關(guān)于實(shí)驗(yàn)性證據(jù)。專利法第二十六條第三款要求本領(lǐng)域技術(shù)人員在專利申請日之前就可以根據(jù)說明書充分公開的內(nèi)容實(shí)現(xiàn)發(fā)明，而在申請日后補(bǔ)充的實(shí)驗(yàn)性證據(jù)一般以事后驗(yàn)證的方式來證明說明書達(dá)到了上述要求。本院認(rèn)為，在專利申請日后提交的用于證明說明書充分公開的實(shí)驗(yàn)性證據(jù)，如果可以證明以本領(lǐng)域技術(shù)人 員在申請日前的知識水平和認(rèn)知能力，通過說明書公開的內(nèi)容可以實(shí)現(xiàn)該發(fā)明，那么該實(shí)驗(yàn)性證據(jù)應(yīng)當(dāng)予以考慮，不宜僅僅因?yàn)樵撟C據(jù)是申請日后提交而不予接受。在考慮實(shí)驗(yàn)性證據(jù)是否采納的時(shí)候應(yīng)嚴(yán)格審查時(shí)間和主體兩個(gè)條件。首先，實(shí)驗(yàn)性證據(jù)涉及的實(shí)驗(yàn)條件、方法等在時(shí)間上應(yīng)該是申請日或優(yōu)先權(quán)日前本領(lǐng)域技術(shù)人員通過閱讀說明書直接得到或容易想到的；其次，在主體上，應(yīng)立足于本領(lǐng)域技術(shù)人員的知識水平和認(rèn)知能力。本案中，沃尼爾・朗伯公司和嘉林公司均提交了這方面的證據(jù)，其中天津大學(xué)實(shí)驗(yàn)報(bào)告為沃尼爾・朗伯公司單方委托進(jìn)行的實(shí)驗(yàn)，在二審開庭時(shí)提交給法庭。為反駁該證據(jù)，嘉林公司在申請?jiān)賹彆r(shí)單方委托北京國威知識產(chǎn)權(quán)司法鑒定中心出具司法鑒定書，對天津大學(xué)實(shí)驗(yàn)報(bào)告的實(shí)驗(yàn)條件和結(jié)果提出質(zhì)疑。沃尼爾・朗伯公司在再審程序中又提交證據(jù)7 和8，進(jìn)一步證明本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)本專利說明書公開的內(nèi)容可以實(shí)現(xiàn)本發(fā)明。對于上述幾份證據(jù)能否證明根據(jù)本專利說明書公開的內(nèi)容可以或不可以制備出本專利請求保護(hù)的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物，本院具體分析如下：
首先，關(guān)于天津大學(xué)實(shí)驗(yàn)報(bào)告和司法鑒定意見書，雙方爭議在于實(shí)驗(yàn)條件和方法是否與專利文件相符，主要涉及加熱時(shí)間和冷卻方式。關(guān)于加熱時(shí)間，本專利實(shí)施例1方法A在加人晶種之后，記載為“將混合物在51-57℃下加熱至少10分鐘，再冷卻到15-40℃”。天津大學(xué)實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn) 1相應(yīng)的加熱時(shí)間為“17小時(shí)”，實(shí)驗(yàn)2為在 52-57℃“攪拌過夜”；司法鑒定意見書鑒定事項(xiàng)中加熱時(shí)間為15分鐘-60分鐘。天津大學(xué)實(shí)驗(yàn)報(bào)告中實(shí)驗(yàn)1選擇加熱17小時(shí)，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了本專利說明書中加熱至少 10分鐘的數(shù)量級；實(shí)驗(yàn)2為攪拌過夜，首先時(shí)間不確定，其次按照一般理解，過夜也應(yīng)該至少為8小時(shí)，同樣和本專利說明書記載的加熱至少10分鐘相距甚遠(yuǎn)。沃尼爾・朗伯公司對此的解釋主要是：由于實(shí)驗(yàn)規(guī)模的不同，本專利說明書方法A屬于大規(guī)模的工業(yè)方法，反應(yīng)物超過1300升，雖然只是加熱至少十分鐘，但本領(lǐng)域技術(shù)人員會(huì)想到，在停止加熱后進(jìn)行自然冷卻時(shí)，溫度下降會(huì)非常緩慢，反應(yīng)體系將在40℃以上維持相當(dāng)長的時(shí)間；本專利說明書中存在晶化步驟優(yōu)選在升溫下進(jìn)行的教導(dǎo)�；谝陨闲畔�，本領(lǐng)域技術(shù)人員會(huì)想到使反應(yīng)物在較高的溫度下保持較長的時(shí)間，以便更好地完成結(jié)晶。對此，本院認(rèn)為，確實(shí)實(shí)驗(yàn)規(guī)模的不同可能會(huì)影響到降溫速度，基于本專利說明書的教導(dǎo)，本領(lǐng)域技術(shù)人員也會(huì)想到升溫有助于完成結(jié)晶，但從說明書中的大規(guī)模縮小到實(shí)驗(yàn)室規(guī)模后，要延長加熱多長時(shí)間才能得到本專利請求保護(hù)的 I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物，并不是本領(lǐng)域技術(shù)人員在本專利優(yōu)先權(quán)日之前從說明書中容易想到的。關(guān)于冷卻方式的問題，本專利說明書中只是說冷卻到15-40℃，天津大學(xué)實(shí)驗(yàn)報(bào)告中從53℃左右冷卻到室溫是 10個(gè)小時(shí)，顯然該過程是受控冷卻，司法鑒定意見書中采用自然冷卻法降溫，理由是本專利說明書對于冷卻沒有特別指明，本領(lǐng)域技術(shù)人員默認(rèn)為是自然冷卻。沃尼爾・朗伯公司認(rèn)為根據(jù)本領(lǐng)域教科書的記載，結(jié)晶工藝中為了得到顆粒度好的晶體，通常不會(huì)選擇自然冷卻，而是要受控冷卻。對此，本院認(rèn)為，根據(jù)沃尼爾・朗伯公司提供的證據(jù)5、9、13、15和21，可以證明為了更好地獲得結(jié)晶，冷卻應(yīng)該是受控的，但具體針對于I型結(jié)晶阿托伐他汀如何具體控制降溫速度，冷卻到室溫需要多長時(shí)間才能制備出I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物，并不是本領(lǐng)域技術(shù)人員在本專利優(yōu)先權(quán)日之前從說明書中容易想到的。而且，上述加熱和冷卻時(shí)間均涉及到從本專利說明書中的大規(guī)模縮小到實(shí)驗(yàn)室規(guī)模后如何具體確定實(shí)驗(yàn)條件的問題，這也從側(cè)面證明結(jié)晶需要受到多種因素的影響，規(guī)模大小的變化也會(huì)導(dǎo)致結(jié)晶條件的相應(yīng)變化，從大規(guī)模縮小到實(shí)驗(yàn)室規(guī)模無疑進(jìn)一步加大了本領(lǐng)域技術(shù)人員從本專利說明書中獲取實(shí)驗(yàn)信息以選擇具體實(shí)驗(yàn)條件的難度，從本案現(xiàn)有證據(jù)看仍不足以證明天津大學(xué)實(shí)驗(yàn)報(bào)告中選擇的加熱和冷卻時(shí)間是本領(lǐng)域技術(shù)人員在本專利優(yōu)先權(quán)日之前從說明書中容易想到的。此外，天津大學(xué)實(shí)驗(yàn)報(bào)告的實(shí)驗(yàn)1是加晶種的方案，本專利說明書并沒有披露晶種的來源和獲得方法，本領(lǐng)域技術(shù)人員據(jù)此無法制備得到權(quán)利要求所保護(hù)的產(chǎn)品。綜上，天津大學(xué)實(shí)驗(yàn)報(bào)告不能用于證明本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)本專利說明書公開的內(nèi)容是否可以實(shí)現(xiàn)本發(fā)明，本院對該證據(jù)不予采納。鑒于此，雙方的另一個(gè)焦點(diǎn)問題，即天津大學(xué)實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)2部分是否獲得了符合本專利權(quán)利要求所限定的1 型結(jié)晶阿托伐他汀三水合物及與此相關(guān)的沃尼爾・朗伯公司提交的證據(jù)10-12、20和 23，本院不再予以評述。
其次，對于沃尼爾・朗伯公司提交的證據(jù)7和8。證據(jù)7為專家證言，證據(jù)8為實(shí)驗(yàn)完成人證言和實(shí)驗(yàn)報(bào)告，兩者共同用于證明本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)本專利說明書公開的內(nèi)容可以實(shí)現(xiàn)本發(fā)明。本院認(rèn)為，首先，證據(jù)7、8中出具證言的專家和實(shí)驗(yàn)完成人為外國人，證據(jù)8中實(shí)驗(yàn)報(bào)告為在國外進(jìn)行的實(shí)驗(yàn)，此兩份證據(jù)都需要履行相應(yīng)的公證認(rèn)證手續(xù)。而沃尼爾・朗伯公司提交的公證認(rèn)證文件并沒有對專家和實(shí)驗(yàn)完成人的資質(zhì)和實(shí)驗(yàn)的過程進(jìn)行公證認(rèn)證，而證人資質(zhì)和實(shí)驗(yàn)過程的真實(shí)性、合法性直接決定著實(shí)驗(yàn)結(jié)論能否被采納。其次，證據(jù)7 為本領(lǐng)域?qū)＜业淖C言，不能證明本領(lǐng)域技術(shù)人員的認(rèn)知；證據(jù)8的相關(guān)實(shí)驗(yàn)中有些具體的實(shí)驗(yàn)條件和細(xì)節(jié)在本專利說明書中并不存在，沃尼爾・朗伯公司并沒有充分的證據(jù)證明本領(lǐng)域技術(shù)人員在本專利優(yōu)先權(quán)日之前運(yùn)用其當(dāng)時(shí)的知識能力和水平根據(jù)說明書公開的內(nèi)容就可以實(shí)現(xiàn)本發(fā)明，制備得到權(quán)利要求保護(hù)的產(chǎn)品。綜上，本院對沃尼爾・朗伯公司提交的證據(jù)7和8不予采納。
二、關(guān)于公知常識性證據(jù)。除了上述實(shí)驗(yàn)性證據(jù)之外，各方當(dāng)事人提交的其他證據(jù)為公知常識性證據(jù)，對于可以證明本專利優(yōu)先權(quán)日之前本領(lǐng)域公知常識的證據(jù)，本院予以考慮。關(guān)于嘉林公司提交的證據(jù)1到6，均為公知常識性證據(jù)。其中證據(jù)1到3公開日期在本專利優(yōu)先權(quán)日之后，不能用于證明本專利優(yōu)先權(quán)日之前的公知常識，因此對證據(jù)1到3本院不予采納。對于證據(jù)4到6，由于沃尼爾・朗伯公司認(rèn)可，其他當(dāng)事人也沒有不同意見，本院對證據(jù)4 到6予以采納，其可以證明本專利I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物中所含水的性質(zhì)應(yīng)為結(jié)晶水，不是吸附水。對于沃尼爾・朗伯公司提交的有關(guān)公知常識證據(jù)。其中證據(jù)5、9、13、21，本院在前一部分論述冷卻方式時(shí)已經(jīng)予以考慮。證據(jù)6為2001年版，在本專利優(yōu)先權(quán)日之后，本院不予采納。證據(jù)10 到12、 20和23涉及天津大學(xué)實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn) 2部分是否獲得了符合本專利權(quán)利要求所限定的I型結(jié)晶阿托伐他汀三水合物，本院不再評述。證據(jù)l4、15無法證明本領(lǐng)域技術(shù)人員通過簡單的刮和擦等步驟即可以在不使用晶種的情況下獲得晶體，本院不予采納。證據(jù)16為本專利國際公開文本，本院予以確認(rèn)。證據(jù)17到19和22用于證明本領(lǐng)域公知，存在被稱為“晶體假多形”（即通道水合物）的現(xiàn)象，其中的水含量可在一定范圍內(nèi)變化而不導(dǎo)致該晶體的XPRD圖譜發(fā)生改變。本院認(rèn)為，證據(jù)17-19和22 并不能證明本專利要求保護(hù)的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物存在“晶體假多形”現(xiàn)象， 本案中也沒有證據(jù)證明阿托伐他汀水合物中的水是通道水，本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)本專利說明書公開的內(nèi)容，結(jié)合證據(jù)17到19 和22，仍然無法確認(rèn)含有1到8摩爾水的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物具有完全相同的 XPRD，故本院對證據(jù)17到19和22不予采納。
本院審理查明，一、二審法院查明的事實(shí)屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。本院另查明：本專利說明書第2頁有如下表述：“鈣鹽是希望的，因?yàn)樗苁拱⑼蟹ニ『苋菀着渲瞥扇缈诜玫钠瑒�、膠囊、錠劑、粉劑等。此外，仍有需要制備純的和結(jié)晶形式的阿托伐他汀，以便能制備滿足嚴(yán)格的藥物要求和規(guī)格的配方。此外，生產(chǎn)阿托伐他汀的方法需要是一種適合于大規(guī)模生產(chǎn)的方法。另外，希望產(chǎn)物為易于過濾和干燥的形式。最后，在經(jīng)濟(jì)上希望產(chǎn)品是長期穩(wěn)定的，從而不需要特殊的貯存條件。在上述美國專利中的方法公開了無定形阿托伐他汀，它不適合大規(guī)模生產(chǎn)中的過濾和干燥，還必須使它免受熱、光、氧和水汽的作用�！璉型阿托伐他汀由比以前的無定形產(chǎn)品更小的顆粒和更均勻的粒度分布的阿托伐他汀組成，它具有更有利過濾和干燥的特性。此外，I型阿托伐他汀比無定形產(chǎn)品更純和更穩(wěn)定�！�
本院認(rèn)為，本案的爭議焦點(diǎn)問題是：關(guān)于確定發(fā)明所要解決的技術(shù)問題與專利法第二十六條第三款的判斷之間的關(guān)系；關(guān)于本專利是否符合專利法第二十六條第三款規(guī)定的問題。
一、關(guān)于確定發(fā)明所要解決的技術(shù)問題與專利法第二十六條第三款的判斷之間的關(guān)系
本專利優(yōu)先權(quán)日為1995年7月17日，因此，本案應(yīng)適用1992年修正的專利法，該法第二十六條第三款規(guī)定：“說明書應(yīng)當(dāng)對發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)�！备鶕�(jù)該條規(guī)定，“作出清楚、完整的說明”和“能夠?qū)崿F(xiàn)”的對象是發(fā)明或?qū)嵱眯滦�，因此�?yīng)該首先明確發(fā)明或?qū)嵱眯滦褪鞘裁�，然后看說明書是否對該發(fā)明或?qū)嵱眯滦妥鞒隽饲宄�、完整的說明，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)說明書的內(nèi)容是否能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明或?qū)嵱眯滦�。根�?jù)本專利授權(quán)公告的權(quán)利要求書的內(nèi)容，本專利請求保護(hù)的主題是“含1-8摩爾水的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物”。本領(lǐng)域技術(shù)人員可以理解，對于以某種形式的水合物作為發(fā)明主題的化學(xué)產(chǎn)品發(fā)明而言，其中的水含量應(yīng)當(dāng)是該產(chǎn)品發(fā)明的組成部分和結(jié)構(gòu)特征。具體而言，本專利權(quán)利要求1到3對本發(fā)明從兩方面進(jìn)行了限定：一是組成，即含1-8 摩爾水（優(yōu)選3摩爾）的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物；二是從微觀結(jié)構(gòu)而言，該水合物具有權(quán)利要求所定義的XPRD和13CNMR數(shù)據(jù)。本專利說明書應(yīng)對上述權(quán)利要求所限定的發(fā)明內(nèi)容進(jìn)行清楚、完整的說明，以本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書公開的內(nèi)容能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)。而“能夠?qū)崿F(xiàn)”，參照審查指南的規(guī)定，是指本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書公開的內(nèi)容，能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明的技術(shù)方案，解決其技術(shù)問題，并且產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果。也就是說，必須是能夠?qū)崿F(xiàn)技術(shù)方案，解決技術(shù)問題，產(chǎn)生預(yù)期效果三者同時(shí)滿足，才符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定�？梢姡谂袛嗍欠穹蠈＠ǖ诙鶙l第三款的規(guī)定時(shí)，需要考慮發(fā)明解決的技術(shù)問題，如果說明書給出了技術(shù)手段，但本領(lǐng)域技術(shù)人員采用該手段不能解決發(fā)明所要解決的技術(shù)問題，同樣不符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定。但需要考慮發(fā)明解決的技術(shù)問題不意味著首先且必須考慮發(fā)明解決的技術(shù)問題，如果一個(gè)發(fā)明的技術(shù)方案本身都無法實(shí)現(xiàn)，顯然已經(jīng)不符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定，這時(shí)候再考慮發(fā)明要解決的技術(shù)問題已經(jīng)沒有實(shí)際意義。因此，技術(shù)方案的再現(xiàn)和是否解決了技術(shù)問題、產(chǎn)生了技術(shù)效果的評價(jià)之間，存在著先后順序上的邏輯關(guān)系，應(yīng)首先確認(rèn)本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書公開的內(nèi)容是否能夠?qū)崿F(xiàn)該技術(shù)方案，然后再確認(rèn)是否解決了技術(shù)問題、產(chǎn)生了技術(shù)效果，在不對技術(shù)方案本身是否可以實(shí)現(xiàn)作出確認(rèn)的前提下，其與現(xiàn)有技術(shù)相比是否能夠解決相應(yīng)的技術(shù)問題，并實(shí)現(xiàn)有益的技術(shù)效果均無從談起。本案中，二審法院實(shí)際并沒有考慮木專利權(quán)利要求限定的技術(shù)方案的可實(shí)現(xiàn)性，而是首先考慮發(fā)明要解決的技術(shù)問題，進(jìn)而考慮與要解決的技術(shù)問題相關(guān)的化學(xué)物理性能參數(shù)，該審理思路不當(dāng)，本院予以糾正。
二、關(guān)于本專利是否符合專利法第二十六條第三款規(guī)定的問題
本發(fā)明涉及I型結(jié)晶阿托伐他汀及其水合物，為典型的化學(xué)領(lǐng)域產(chǎn)品發(fā)明，而化學(xué)領(lǐng)域發(fā)明專利相比于其他領(lǐng)域有一些特殊性，化學(xué)領(lǐng)域?qū)儆趯?shí)驗(yàn)性科學(xué)領(lǐng)域，影響發(fā)明結(jié)果的因素是多方面、相互交叉且錯(cuò)綜復(fù)雜的。比如在多數(shù)情況下，化學(xué)領(lǐng)域發(fā)明能否實(shí)施往往難以預(yù)測，需要加以驗(yàn)證才能夠確認(rèn)，還有的化學(xué)產(chǎn)品發(fā)明需要借助一些定性或者定量的數(shù)據(jù)和譜圖才能夠清楚地確認(rèn)。由于化學(xué)領(lǐng)域發(fā)明專利的這些特性，化學(xué)產(chǎn)品發(fā)明的專利說明書中應(yīng)當(dāng)記載化學(xué)產(chǎn)品的確認(rèn)、制備和用途。具體而言，當(dāng)發(fā)明是一種化合物時(shí)，說明書中應(yīng)當(dāng)說明該化合物的化學(xué)結(jié)構(gòu)及與發(fā)明要解決的技術(shù)問題相關(guān)的化學(xué)、物理性能參數(shù)，使本領(lǐng)域技術(shù)人員能確認(rèn)該化合物。同時(shí)，說明書中還應(yīng)當(dāng)至少公開一種制備方法，使本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)嵤�。本專利�?quán)利要求是通過描述產(chǎn)品的組成，即含1-8摩爾（優(yōu)選3摩爾）水的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物，以及產(chǎn)品的微觀結(jié)構(gòu)，即該水合物具有權(quán)利要求所定義的XPRD和 13CNMR數(shù)據(jù)，這兩方面內(nèi)容對請求保護(hù)的I 型結(jié)晶阿托伐他汀水合物進(jìn)行了限定。各方當(dāng)事人爭議在于：一是含有不同摩爾水的同一化合物的水合物，其XPRD是否相同。二是根據(jù)本專利說明書公開的內(nèi)容是否能夠確認(rèn)并制備得到所述含1-8摩爾水的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物。本院逐一分析如下：
1．關(guān)于含有不同摩爾水的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物，其XPRD是否相同的問題。沃尼爾・朗伯公司主張本專利請求保護(hù)的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物中水的性質(zhì)為通道水，在特定的1-8摩爾范圍內(nèi)變化，不會(huì)對XPRD產(chǎn)生影響。對此，本院認(rèn)為，現(xiàn)有證據(jù)表明本領(lǐng)域?qū)τ谀撤N物質(zhì)的水合物中的水到底會(huì)不會(huì)占位，水的存在或含水量的多寡是否會(huì)影響到其XPRD并不存在統(tǒng)一的教導(dǎo)，沃尼爾・朗伯公司應(yīng)對其上述主張?zhí)峁┳C據(jù)予以證明。本專利說明書中僅是聲稱本專利中無水形式和水合形式是等價(jià)的，但I(xiàn)型結(jié)晶阿托伐他汀水合物中的水到底屬于“水不占位，不影響晶體的XPRD”的物質(zhì)，還是屬于“水會(huì)占位，會(huì)影響晶體的XPRD”的物質(zhì)，沃尼爾・朗伯公司并沒有證據(jù)證明。退一步而言，即使如沃尼爾・朗伯公司主張的通道水在水合物中不占位，不影響晶體的XPRD，沃尼爾・朗伯公司也沒有證據(jù)證明本專利權(quán)利要求所限定的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物中的水屬于通道水。在此前提下，本領(lǐng)域技術(shù)人員并不能從本專利說明書中確認(rèn)含有不同摩爾水的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物具有相同的XPRD。關(guān)于這一問題的性質(zhì)是否屬于專利法第二十六條第三款的問題，本院認(rèn)為，專利法第二十六條第三款是對說明書提出的要求，說明書要對發(fā)明作出清楚、完整的說明，使本領(lǐng)域技術(shù)人員可以 實(shí)現(xiàn)。本發(fā)明限定了含有1到8摩爾水的 I型結(jié)品阿托伐他汀水合物具有相同的 XPRD，本專利說明書中對此應(yīng)該充分公開，使本領(lǐng)域技術(shù)人員可以確認(rèn)。故這一問題屬于專利法第二十六條第三款的適用范圍。
2．關(guān)于化學(xué)產(chǎn)品的確認(rèn)。本專利請求保護(hù)的是I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物，本專利說明書已經(jīng)公開了該水合物的XPRD和 13CNMR數(shù)據(jù)，各方當(dāng)事人的主要爭議在于該水合物中水含量的確認(rèn)應(yīng)該如何理解。對此，本院認(rèn)為，首先，化學(xué)產(chǎn)品的確認(rèn)是指本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)能夠根據(jù)說明書中公開的內(nèi)容清楚地確認(rèn)權(quán)利要求所保護(hù)的化學(xué)產(chǎn)品。本專利請求保護(hù)的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物中的水含量是該產(chǎn)品發(fā)明的組成部分和結(jié)構(gòu)特征，說明書中應(yīng)該有定性或者定量的數(shù)據(jù)使本領(lǐng)域技術(shù)人員相信本專利請求保護(hù)的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物中確實(shí)含有1到8摩爾水，優(yōu)選3摩爾水。也就是說含水量的確認(rèn)作為證明本專利產(chǎn)品實(shí)際存在狀態(tài)的證據(jù)，屬于本專利產(chǎn)品確認(rèn)中必不可少的重要內(nèi)容。沃尼爾・朗伯公司認(rèn)可本專利說明書中未測定得到的I型結(jié)晶阿托伐他汀含有多少水，也認(rèn)可通過本專利說明書公開的圖譜本身不能確定對應(yīng)的化合物中水的含量，在說明書僅有聲稱性結(jié)論的情況下，本領(lǐng)域技術(shù)人員無法確認(rèn)本專利請求保護(hù)的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物確實(shí)含有1到8摩爾水，優(yōu)選3摩爾水。其次，根據(jù)上述嘉林公司提交的證據(jù)4和6中對結(jié)晶水和水合物的定義，本專利請求保護(hù)的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物中所含水的性質(zhì)應(yīng)為結(jié)晶水，不是吸附水。但結(jié)晶水中還包括了通道水和進(jìn)人晶格的占位水等，這些不同存在形式的水與晶體結(jié)合的緊密程度是不同的，直接決定著這些水分子在晶體中存在的穩(wěn)定性。根據(jù)本院查明的本專利說明書的相關(guān)記載，滿足嚴(yán)格藥物要求和規(guī)格、具有更好的存儲(chǔ)穩(wěn)定性同樣屬于本發(fā)明必須要解決的技術(shù)問題，而水合物中含水量和水的存在形式直接影響到上述技術(shù)問題的解決。目前沒有證據(jù)證明本專利請求保護(hù)的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物中水的具體存在形式，本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)本專利說明書的內(nèi)容無法確認(rèn)本專利請求保護(hù)的I 型結(jié)晶阿托伐他汀水合物是否可以解決上述技術(shù)問題。綜上，水含量的確認(rèn)對于確認(rèn)本專利產(chǎn)品而言是必不可少的，與本發(fā)明要解決的技術(shù)問題也密切相關(guān)，由于本專利說明書并未對此進(jìn)行清楚和完整的說明，故不符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定。
3．關(guān)于化學(xué)產(chǎn)品的制備。由于本專利說明書中沒有對本專利請求保護(hù)的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物中的水進(jìn)行清楚、完整的說明，本領(lǐng)域技術(shù)人員無論是根據(jù)本專利說明書中的一般性記載，還是根據(jù)其中具體的實(shí)施例，均無法確信可以受控地制備得到本專利請求保護(hù)的含1-8摩爾水（優(yōu)選3摩爾）的I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物。從化學(xué)產(chǎn)品制備的角度，本專利說明書亦不符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定。
沃尼爾・朗伯公司在二審中提交天津大學(xué)實(shí)驗(yàn)報(bào)告和在再審中提交證據(jù)7、8均用于證明本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)本專利說明書公開的內(nèi)容能夠制備得到本專利請求保護(hù)的產(chǎn)品。但如上所述，本專利說明書沒有對I型結(jié)晶阿托伐他汀水合物中的水進(jìn)行清楚、完整的說明，說明書從根本上已經(jīng)不符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定，即使沃尼爾・朗伯公司提交的上述實(shí)驗(yàn)性證據(jù)中最終得到的產(chǎn)品經(jīng)測量確實(shí)為I型結(jié)晶阿托伐他汀三水合物，也不能改變本專利不符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定的客觀事實(shí)。換言之，對于化學(xué)產(chǎn)品發(fā)明，說明書中沒有記載化學(xué)產(chǎn)品的確認(rèn)的，不屬于已達(dá)到清楚、完整說明的要求，不符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定。上述實(shí)驗(yàn)性證據(jù)只能證明化學(xué)產(chǎn)品能否制備得到，不能用于證明化學(xué)產(chǎn)品的確認(rèn)，沃尼爾・朗伯公司在二審中提交的大津大學(xué)實(shí)驗(yàn)報(bào)告和在再審中提交的證據(jù)7、8，在這個(gè)意義上也應(yīng)該不予以采納。
綜上，本專利說明書不符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定，二審判決撤銷專利復(fù)審委員會(huì)第13582號決定，適用法律錯(cuò)誤，依法應(yīng)予撤銷。依據(jù)《中華人民共和國行政訴訟法》第五十四條第（一）項(xiàng)、第六十一條第（二）項(xiàng)和最高人民法院《關(guān)于執(zhí)行＜中華人民共和國行政訴訟法＞若干問題的解釋》第七十六條第一款、第七十八條之規(guī)定，判決如下：
一、撤銷中華人民共和國北京市高級人民法院（2010)高行終字第1489號行政判決。
二、維持中華人民共和國北京市第一中級人民法院（2009)一中知行初字第2710 號行政判決。
本案一審案件受理費(fèi)和二審案件受理費(fèi)各100元，均由沃尼爾・朗伯有限責(zé)任公司負(fù)擔(dān)。
本判決為終審判決。
審 判 長 周 翔
代理審判員 羅 霞
代理審判員 周云川
二O一五年四月十六日
書 記 員 張 博
發(fā)布時(shí)間：2017/5/25 17:03:20[ 打印本頁 ]
